不当试用导致使用公开

　　案例

　　1998年3月27日，专利复审委员会就1993年5月19日授权公告的ZL91216685．1号实用新型专利作出第1005号无效宣告审查决定。

　　该决定所涉及的实用新型专利要求保护的客体是“一种用于装配单框双玻璃塑料窗双玻璃单元的可拆卸塑料组合件，它包括间隔条1、燕尾式扣紧边2和承插角3，其特征在于：（A）置于两块玻璃之间的间隔条1，它是以硬质聚氯乙烯为骨架型材，型材上部为封闭式中空型腔，下部为开口式型腔，槽口向下，位于槽口两侧的底边为玻璃定位边，骨架型材两侧设有吸盘状软质聚氯乙烯弹性密封贴条，（B）燕尾式扣紧边2是一种嵌入间隔条开口型腔内的硬质聚氯乙烯开放型材，型材中心部位为插接体，两侧为各向内倾斜10～20°的夹紧边，（C）承插角3是将两个端部切割成45°斜角的间隔条连接成框的直角承插件，承插角端部是由中间带有沟缝的两部分组成的胀紧口，沟缝的一侧似舌状，另一侧为平板状。”

　　该决定中，合议组根据双方当事人均无异议的证据确认了下述事实的存在：

　　1?、从1989年4月到1990年10月，用本实用新型装配的单框双玻璃塑料窗在24个工程点进行试验，共安装试验窗约2220樘，总面积约4000平方米；1990年对抚顺某工程58樘本实用新型塑料门窗试用（本案专利说明书）。

　　2?、证据2（张家口钢窗总厂出具的证明）第9页和第10页介绍了这样的事实，在双玻璃窗研制过程中，共挤出间隔条四万米，扣盖八千米，分别供给研究院?即专利权人?、沈阳久利管材有限公司、青路异型材有限公司、大连紫杉门窗厂、新疆天山塑料厂、张家口钢窗厂，装配成双层玻璃窗试用，共装配双玻塑料窗两千余樘，地点在抚顺，吉林、沈阳、大连和乌鲁木齐，时间为1989年9月至1990年10月。

　　对此合议组认为，虽然这些使用都属于试用的性质，但是否一切试用都属于不影响新颖性的行为还需要具体分析。专利法关于新颖性的规定并未排斥申请专利的技术方案在申请日之前进行试验性使用，因为一项新产品的研制过程不可避免包含研究、试用的过程。但是，无论何种性质的使用，若要保证被使用的技术内容日后申请专利之时能够满足新颖性的要求，前提条件是其内容不处于公众中任何人想要得知就能得知的状态。

　　虽然专利权人也辨称专利权人与试用方之间存在保密协议，并在口审中提出了反证1、2、3作为证据。但是其中反证1、2都是1996年4月和1994年作出的，反证3虽然是试用前签订的，但是并未涉及保密的内容。合议组认为，如果专利权人存在保密的意愿，那么理应在试用前就明确地告知试用单位，从而使对方采取一定的措施使保密的愿望能够得到落实，尤其对于本专利产品这样一种用于公共建筑物的窗户的产品，不采取一定的保密措施是难以保证保密真正落到实处的。反证2作为事后的说明没有得到进一步证据的支持，是不能作为采信的依据的。

　　此外，根据双方提供的所有证据，均没有反映出专利权人称试用单位都是专利权人的协作单位，试用之后均要求其提供试用报告，但对其这一主张亦未提供证据予以支持。

　　经过对案情的具体分析，合议组认为，本案专利产品在其申请日前已经被公开。

　　案例评析

　　对于本案而言，要确认请求人关于本案专利已经在先公开使用的主张是否成立，应首先解决以下问题：

　　1）上述的试验单位对于其安装的本专利产品是否存在明示或默示的保密义务？

　　2）如果试验单位对于专利产品负有保密义务，上述安装事实是否导致专利产品的使用公开？

　　关于问题1）：

　　如前一案例所述，依据商业关系、诚实信用原则或商业习惯，在一项新产品的开发过程中，如果产品的研制者向承担试验的一方明确了试验的目的——对其研制的产品性能进行测试或对产品试用，则通常情况下，进行测试者被认为对于测试产品负有默示的保密义务。也就是说，对于试制、试用和测试行为，主张试验方或承担测试方不承担保密义务者对其主张负举证责任，举证不能，则应当承担对其不利的后果。在本案中，由于请求人并没有提供任何试用者不承担保密义务的有证明力的证据，因此，基于专利权人作为研制者的主观意愿及商业习惯，应当认为本案中的试用单位对于其试用的本专利产品负有默示的保密义务。

　　关于问题2）：

　　经过工程安装后，装有本专利产品的塑料窗肯定可以为公众看到（安装方如无特殊的注意，公众亦有可能近距离接触到上述窗户）这是确切无疑的，但是，公众“可以看到”或“接触到”某一产品，并不等同于该产品的具体技术方案已经处于专利法意义上的公开状态，例如：可口可乐在世界范围内广为销售，但是由于无法通过对产品的分析及其他渠道得到其具体配方，因此，至今依然不能认为可口可乐这一产品的具体技术方案已经被公开，因此，不能仅仅因为本专利的产品被安装在公共建筑物上就认为其当然地处于了专利法意义上的公开状态。

　　但是，由于本专利产品是一种用于装配单框双玻璃塑料窗双玻璃单元的可拆卸塑料组合件。且在该产品的研制过程中有证据表明，在专利申请日前的1989年9月至1990年10月期间，其研制者（即本案专利权人）在抚顺，吉林，沈阳，大连和乌鲁木齐五个城市的24个工程点安装了使用专利产品装配的双玻塑料窗两千余樘。因本专利的组合件可以被拆卸，而且其具体结构相对简单，连结关系清楚。该组合件一旦被拆卸下来，其具体技术结构即可为拆卸者所知。因此，在没有证据表明该工程为公众不能得知的保密工程的情况下，尽管本案中的试用者对本专利产品负有默示的保密义务，但是，上述使用的事实表明，本专利产品的技术方案经由上述试用行为已经处于了公众“想得到就可以得到”即，专利法意义上的公开状态。由于上述公开安装行为发生在1989年9月至1990年10月，而本专利申请于1991年6月26日，因此，应当认为本专利产品在其申请日前已经被使用公开。

　　应当指出的是，本决定中以“专利权人未证明其在选择试用者时有目的地选择与之存在信赖关系从而不会使专利产品进一步扩散的单位”作为“合议组不能认定双方（专利权人和试用者）存在保密的协约”的判断标准，这一作法过于严格，通常不为专利复审委员会审查实践所采用。

金泽俭