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蔡慧楠律师
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创新技术以授权专利保护的法律风险
更新时间:2020-06-22

如果创业企业以授权专利来保护技术,投资人需要调查或核实如下风险因素:

(一)专利的法律状态,包括:

专利权是否有效,例如,是否没有缴纳年费而放弃,或者是否已经被宣告无效;

专利权剩余的有效期。

(二)专利的权利瑕疵,包括:

是否为真实专利权人;

是否存在共同专利权人,专利权共有时,专利权的行使在没有约定的情况下一般需要征得所有共同专利权人的同意;

是否存在优先受让权,如果该专利权是基于专利申请权而受让的,要考虑是否侵犯了优先受让人的权利,根据合同法第339条和340条规定:专利申请权转让时,合作开发的当事人一方转让专利申请权的、其他各方享有以同等条件优先受让的权利;受托人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利;

专利权人是否与他人签订过专利许可合同,尤其是有效的独占许可合同和排他许可合同;

该专利权是否存在质押、担保。

(三)专利权的稳定性

专利不稳定的实质含义就是该专利可能被无效,而被无效的专利不会产生任何排他性权利,换言之,在没有其他专利制约的情况下,竞争对手就可以自由无偿使用被无效专利的技术。因此,投资人在投资之前需要委托专业人员评估该专利的稳定性,例如,检索是否存在可以将该专利无效的现有技术;查看审查档案、查阅其答复审查意见中的修改和意见陈述、查阅其同族专利的审查和授权情况;权利要求是否得到说明书的支持;说明书是否公开充分等。

(四)专利技术的可替代性

市场上若存在有竞争力的替代技术,则该专利的价值会大大降低,这会显著影响创业企业对于市场的把控能力和企业的盈利能力。

(五)专利技术的可规避性

专利的价值在于排他性,因此,专利若可规避就会大大降低该专利的价值。专利技术能够被规避一般是由于专利撰写质量造成的,具体的,专利的权利要求书要求保护的范围过窄或者漏掉了对一部分技术方案的保护,导致的结果是竞争对手虽然利用了专利中披露的核心发明构思,却绕开了专利的保护范围,而没有侵犯专利权。

(六)专利技术的侵权风险

拥有专利权,并不意味着专利权人就有权自由实施该专利技术,投资人还需要特别考察该专利的实施是否还要依托外围专利和/或基础专利。

基础专利是对基础技术的核心构思予以保护的专利,一项获得了专利权的创新技术的实施,往往离不开对基础技术的核心构思的使用,倘若存在基础专利,则该实施需要征得基础专利的专利权人的许可。

外围专利包括对基础技术的优化给予保护的专利以及对实施基础技术所必不可少的辅助技术予以保护的专利。

因此,即使拥有专利权,实施该专利技术也存在侵犯他人的专利权的风险。

(七)专利技术的超前性

新技术并不意味着新的市场需求,在市场成熟度不够的情况下,超前的专利技术有时并不能带来实际效益。

(八)技术的专利布局

专利布局主要包括地域布局和技术布局。地域布局需要考虑自身市场、竞争对手市场、自己与竞争对手的共有市场以及未来市场,如果地域布局失当,则可能在国外的销售市场没有专利的保护,或者在竞争市场中缺乏与竞争对手制衡的专利武器。技术布局不仅需要保护自身的技术成果、也需要围堵竞争对手的技术路线,既要有基础专利、还要有外围专利以形成专利群,从而实现对创新技术的全面和多层次的保护。良好的专利布局会显著提高技术的价值,极大提升创业企业的竞争力和盈利能力。

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