不侵犯商标权案件的受理与管辖――以"彼得兔"案为例

以"彼得兔"案为例

原告(上诉人)：中国社会科学出版社(以下简称社科出版社)。

被告(上诉人)：费德里克・沃恩有限责任公司(FREDERICK WARNE & CO．LTD)(以下简称沃恩公司)

一， 案情简介

原告社科出版社于2003年4月出版了一套"彼得兔系列"丛书，在丛书的作品名称及封面、插图上使用"彼得兔"、"本杰明的兔子"(英文)等文字及绘图。被告沃恩公司在中国注册有第714505号、第713230号、第713229号、第713228号、第713224号、第713233号、第713227号、第713234号、第713231号等商标。2003年5月中旬，被告沃恩公司向原告的经销商发函，并向工商机关投诉指控原告侵犯了被告的注册商标专用权。原告认为其完全是对原作品的直接使用，未侵犯被告注册商标权。原告的使用并不构成商标使用，未造成公众对商品来源的混淆和误认。被告主张并投诉原告实施了侵权行为，致使原告的合法出版物的发行销售被迫中止，原告的声誉受损，已给原告造成较大的经济损失。鉴于上述事实，原告向北京市第一中级法院提起诉讼，请求确认原告的行为不构成对被告注册商标权的侵犯。

被告辩称，应该驳回原告起诉或驳回原告诉讼请求

关于该案，被告提出管辖异议。北京高级法院在裁定中认为：确认不侵权的诉讼请求，就其内容实质上是对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵犯而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的相关法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此，确认不侵权之诉属于民事侵权纠纷，此种案件的管辖问题，亦应当适用《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的有关法律规定和司法解释。就本案而言，中国社会科学出版社请求确认不侵权的具体民事行为发生在一审法院辖区内，中国社会科学出版社向一审法院提起本案诉讼符合有关法律和司法解释的规定，一审法院裁定其对本案有管辖权并无不当。

关于本案的实体争议。北京市第一中级法院判决认为：原告提起的确认不侵犯注册商标专用权纠纷案是否属于人民法院的受理范围。在知识产权诉讼中，确认不侵权之诉的实益及目的在于对被控侵权人予以救济。但被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备如下三个条件：(1)知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；(2)知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；(3)知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。对于符合上述条件的确认不侵权之诉，因双方当事人之间切实存在民事争议，应属人民法院的受理范围。……对于原告就第713230号商标而对被告提起的诉讼，本院认为，由于工商西城分局已就原告的行为是否侵犯被告对该商标享有的专用权进行了认定，原告并已向本院提起了行政诉讼，请求对工商西城分局作出的处罚决定的合法性进行审查，对于其行为是否构成侵权原告已经获得了相应的司法救济途径，原告不应通过提起确认不侵权之诉的方式再次请求人民法院对此问题予以认定。故对于原告提起的这一诉讼，本院予以驳回。因此，被告提供的有关第713230号商标的证据与本案处理无关，本院不予评述。

对于原告就第714540号商标而对被告提起的诉讼，本院认为，被告在向工商西城分局投诉时，并未提起该侵权指控，原告也无其他证据证明在原告提起本案诉讼时，被告明确提出过该侵权指控，因此，对于该商标而言，目前尚不具备提起确认不侵权之诉的前提条件，对于该起诉，本院予以驳回。

关于原告就其他商标提起的确认不侵权之诉，本院认为，虽然被告在庭审过程中明确其在本案诉讼中不主张原告侵犯了被告上述注册商标的专用权，但这些商标均在被告向工商西城分局投诉的范围内，而且工商西城分局作出的处罚决定中并未就原告的行为是否侵犯这些商标专用权作出认定。鉴于工商行政管理机关在查处商标侵权案件时无需认定原告的行为侵犯了被告享有的多个注册商标专用权，故原告的行为是否侵犯了被告第713230号、第714540号商标之外的其他注册商标专用权仍处于未定的状态，如果本案不对此问题进行处理，将会影响原告对涉案图书的正常经营，因此，针对上述商标已具备提起确认不侵权之诉的要件，被告提出的关于这些商标不存在民事争议的抗辩理由不能成立，本院不予支持。

二审北京市高级法院判决维持一审判决。

二，法规链接

◆ 关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复

（2001）民三他字第4号

江苏省高级人民法院：

你院（2001）苏他字第1号关于苏州龙宝生物工程实业公司（以下称龙宝公司）诉苏州朗力福保健品有限公司（以下称朗力福公司）纠纷一案的请示报告收悉。经研究，现答复如下：

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。

本案中，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以"请求确认不侵犯专利权纠纷"作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。

同意你院审判委员会多数人的意见。 2002年7月12日

◆ 最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知

（[2004]民三他字第4号）

河北省高级人民法院、北京市高级人民法院：

河北省高级人民法院《关于石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵犯专利权纠纷一案管辖争议问题的请示报告》和北京市高级人民法院京高法发〔2004〕74号《关于本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案管辖权问题的请示》收悉。经研究，现就有关案件管辖问题通知如下：

一、确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。

二、本案当事人针对不同专利所提出的诉讼请求，不论其具体请求内容和依据的事实、理由如何，均系可分之诉，可以依法由有管辖权的人民法院分别审理。

三、河北省高级人民法院请示的由河北省石家庄市中级人民法院于2003年10月16日立案受理的石家庄双环汽车股份有限公司诉本田技研工业株式会社确认不侵犯专利权纠纷案（（2003）石民五初字第00131号），涉及本田技研工业株式会社名称为"汽车"的01319523.9号外观设计专利。北京市高级人民法院请示的由该院于2003年11月24日立案受理的本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利侵权纠纷案，涉及本田技研工业株式会社名称为"汽车"的01319523.9号外观设计专利和名称为"汽车保险杠"的01302609.7号和01302610.0号外观设计专利。河北省石家庄市中级人民法院在（2003）石民五初字第00131号案中还受理了石家庄双环汽车股份有限公司增加的确认不侵犯本田技研工业株式会社01302609.7号和01302610.0号外观设计专利的诉讼请求，并应北京旭阳恒兴经贸有限公司的申请通知其作为第三人参加该案诉讼。但从当事人未交纳案件受理费的事实和签收有关送达回证的日期看，不能表明河北省石家庄市中级人民法院在北京市高级人民法院立案受理专利侵权诉讼案件之前已经实际依法受理了该增加的诉讼请求。

四、河北省石家庄市中级人民法院受理的该确认不侵犯专利权诉讼和北京市高级人民法院受理的专利侵权诉讼，均涉及本田技研工业株式会社01319523.9号、01302609.7号和01302610.0号外观设计专利，均需要对是否存在有关的侵权法律关系分别作出认定，但两个法院就不同专利发生的纠纷立案受理的时间先后有所不同。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条第二款和《最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行<中华人民共和国民事诉讼法>的若干规定》第2条之规定，北京市高级人民法院应当将其受理的涉及本田技研工业株式会社01319523.9号外观设计专利的诉讼移送河北省石家庄市中级人民法院合并审理，河北省石家庄市中级人民法院应当将其受理的涉及本田技研工业株式会社01302609.7号和01302610.0号外观设计专利的诉讼移送北京市高级人民法院合并审理。

五、请你们接到本通知后即分别向指定管辖的法院移送有关诉讼材料；如涉及级别管辖问题，依照民事诉讼法等有关规定处理。

二○○四年六月二十四日

◆ 最高法院《民事案件案由规定》

152、确认不侵权纠纷

（1）确认不侵犯专利权纠纷

（2）确认不侵犯注册商标专用权纠纷

（3）确认不侵犯著作权纠纷

三， 案例评析

实践中，有的权利人给其他经营者的相关合作伙伴或客户广发警告函甚至在媒体上刊登侵权警告的文章，导致其他经营者形象、声誉甚至经济利益均不可避免的受到损害；还有一些权利人不断的向有关执法机构进行投诉，要求追究他人侵权责任，从而导致他人频繁的受到执法机构的调查，整日忙于应付各种的执法检查，企业形象也受到很大损害。为了彻底的了结这种"骚扰"，一些被警告者或被投诉者即直接向法院提出诉讼，要求法院确认其不构成侵权，这称之为"不侵权诉讼"。

关于知识产权的不侵权诉讼，最主要的问题在于其受理的条件，因为依据中国《民事诉讼法》的规定，提出诉讼的原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，也就是说依据中国民事诉讼法的规定原告提出一个诉讼是需要一定条件的，不侵权诉讼的提起者是否符合这种条件，是否符合《民事诉讼法》的基本要求？这曾经是一个问题，被提起不侵权诉讼的被告也都以此为由要求法院驳回原告的起诉。但是，最高法院在对江苏省高级法院请示的一个案件的答复[（2001）民三他字第4号批复]中认为，"被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。"这最高司法机关首次明确肯定知识产权不侵权诉讼的受理。此后，最高法院2008年4月1日起实施的《民事案件案由规定》中又进一步明确 ‑‑‑‑ 其第十五大类"知识产权权属、侵权纠纷"下属第152小类明确规定了"确认不侵权纠纷"，它包括"确认不侵犯专利纠纷"、"确认不侵犯注册商标专用权纠纷"、"确认不侵犯著作权纠纷"。

不过，也并非所有的接到侵权的函告或举报，法院就可以受理不侵权诉讼，不侵权诉讼的提起还需要更为严格的前提。2004年11月24日，最高法院副院长曹建明法官在其发表的《知识产权保护要有新突破》的文章中阐述道："对当事人提出的确认不侵权诉讼请求，要以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本条件；……"上述北京市第一中级法院受理的中国社会科学出版社诉英国费德里克・沃恩公司不侵犯"彼得兔"商标权纠纷案，是国内第一起请求确认不侵犯商标权的案件，法院在判决书中明确阐明了受理此类案件的三个前提条件，同时对于部分的商标，法院判决也驳回了起诉，并陈述了具体的理由，笔者认为，这一正一反的陈述于实践中是很有参照意义的。

关于不侵权诉讼的管辖地以及侵权诉讼与不侵权诉讼的合并审理问题。最高人民法院于2004年作出《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》[2004民他字第4号司法解释]，其规定："一、确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。"这个司法解释明确了两个问题，首先是管辖地的确定，它明确是由被告住所地或侵权行为地管辖。至于"侵权行为地"应该是哪里？现行司法实践中均认为，应为被告发函或举报当中指称的侵权行为地。此外，依据上面的司法解释，一方先提出不侵权诉讼，另一方可以再提出侵权诉讼，这两个诉讼是独立的，但是，同一事实不能两个法院同时来审理，后起诉的案件应该移送到先起诉的法院去审理。2004年11月24日，最高法院副院长曹建明法官在其发表的《知识产权保护要有新突破》的文章中也讲到："……确认不侵权诉讼在性质上属于侵权类纠纷，但系独立的诉讼，不因对方当事人另行提起侵权诉讼而被吸收。"