双方行为违反中国商标法

　　含同争议的双方在履行合同时共同侵犯了他人的注册商标权。近年来，中国加强了对商标权保护方面的法律措施，而与中国大陆的贸易中，时有出现侵犯商标权的案件。本案例将对双方当事人的货物买卖行为如何违反了中国商标法，构成了侵权，以及如何承担侵权造成的损失进行分析。

　　裁决书简介

　　一、案情

　　1990年11月16日，双方当事人在深圳市签订了买卖清水蘑菇《售货合同书》。合同规定：(1)以申诉人为买方、被诉人为卖方，由被诉人向申诉人提供：A、清水蘑菇(碎片)184g×24，数量为40,800箱，每箱单价4.64美元，金额为189,312美元;B、清水蘑菇(整菇)198g×24，数量为11,200箱，每箱单价5.45美元，金额为61,040美元;C、清水蘑菇(碎片)425g×24,6,750箱，每箱单价9.8美元，金额为66,150美元。货款总价为316,502美元，FOB深圳。(2)装货地点深圳，装货时间1990年1月16日至1991年2月28日分批，买方来车运输。(3)验收方式，按出口规格、按样板验收。(4)结算方式，本票(先结后出)。(5)卖方不能按期交货，或买方不要货均属违约，按货款总额10%赔偿给守约方。(6)买方预付50,000港元用于招纸费。

　　1990年12月18日,双方当事人又签订了《补充合同》。补充合同规定：

　　(一)原合同中“清水蘑菇(碎片)425g×24”，现同意不再组织生产出口;

　　(二)原买方预付的50,000港元招纸费已结算;

　　(三)1991年元月15日前交清198g×24=1600箱(整菇);

　　(四)买方同意预付150,000元港币作为组织生产货源的定金，第1次预付100,000元港币本票后，卖方派人到厂签订合同，第2次50,000元港币本票在卖方与厂家签订合同后支付，如卖方与厂方签订合同没有商检放行，全部定金退回。

　　合同签订后，双方当事人在履行合同中发生争议，双方经多次协商不能解决，申诉人于1991年5月15日向深圳分会申请仲裁。

　　申诉人在仲裁申请书中提出如下要求：

　　1.裁定被诉人双倍返还定金200,000元港币和返还申诉人多支付的货款21,000元港币给回申诉人;

　　2.裁定被诉人因违约而依合同支付31,650.2元美金给申请人折算港币246,238.55元作为赔偿;

　　3.裁定被诉人承担本案的仲裁费用。

　　被诉人在答辩书中提出反诉要求如下：

　　1.裁令申诉人向被诉人赔偿因商标侵权处罚的75,743.35元人民币;

　　2.裁令申诉人向被诉人赔偿因处理已加工的合同货物2,573箱而需支付的费用和损失79,873.90元;[page]

　　3.裁令申诉人向被诉人赔偿货物仓租、货款利息及其他费用共计12,034.86元;

　　4.裁令申诉人承担本案的全部仲裁费。

　　双方当事人在仲裁申请书、答辩书以及在仲裁庭开庭审理时各自的陈述中，争议的要点如下：

　　(一)申诉人在仲裁申请书中提出：

　　1990年11月16日、1990年12月11日和1990年12月18日，被诉人已分3批交货给申诉人，交货累计：清水蘑菇(碎片)148g×24，共交16,909箱，价值78,457.76美元;清水蘑菇(碎片)425g×24，共交2,997箱，价值29,370.6美元，两者合计总价值107,828.36美元，折港币838,918.16元。清水蘑菇198g×24，无交货。

　　申诉人已于1990年11月16日、12月11日、12月18日向被诉人支付货款现金756,128.83港元。另外，申诉人曾代被诉人支付25,000元人民币折港币33,783.78元，已预付50,000港元作为招纸费。补充合同签订后，申诉人向被诉人预付定金100,000港元。被诉人接到定金后，仍无法组织货源供应给申诉人，致使申诉人的经济损失严重。申诉人多次拍电报打电话追讨被诉人，要求退还定金、赔偿损失和多支付的货款，但遭到拒绝。

　　(二)被诉人在答辩书中提出：

　　1990年11月16日，被诉人与申诉人签订了合同后的第2天起先后分3批向申诉人发出了清水蘑菇184g×24共23,612箱和425g×24共4,097箱。但因市场变化，申诉人要求停止履行合同，遭到被诉人反对，故双方于1990年12月18日签订了《补充合同》。补充合同签订后，申诉人一方面拒绝接受补充合同签字前已加工生产的2,573箱清水蘑菇，另一方面在1990年12月28日被诉人与厂方签订合同后拒绝支付第2次预付款。同时，由于申诉人内部矛盾，黄先生向深圳市工商局举报此交易中存在商标侵权行为，市工商局于1991年元月18日冻结和查封了全部到货的合同货款和制成的招纸，并于1991年元月29日作出处罚决定，认定申诉人委托被诉人代为负责印制的商标为侵权行为，并销毁全部招纸和处以75,743.35元人民币的罚款，致使上述合同无法履行，使已加工好的清水蘑菇无法销售造成重大损失。

　　被诉人在开庭时称，被诉人是根据申诉人于1990年9月27日出具印刷出口蘑菇罐头招纸的委托书，于当天由被诉人与深圳天明美术印刷有限公司订立了印刷罐头招纸合同。当时是被诉人的代表与申诉人的代理人胡小姐及同胡小姐一起来的黄先生，共同到深圳天明美术印刷有限公司洽谈印刷招纸事宜。印刷招纸合同签订后，“水仙”招纸底片是由申诉人的代表直接提供给深圳天明美术印制有限公司的。[page]

　　被诉人还提出，申诉人与被诉人之间签订的合同，因使用商标而违反国家法律使合同无法履行，而这一责任应由申诉人承担，因为合同标的物使用的商标是申诉人提供的，被诉人只是根据申诉人的委托和由其提供钢印图形和招纸底片印刷的，因此，由此产生的一切责任应由申诉人承担。

　　(三)申诉人在开庭时提出，1990年9月17日，申诉人在福建省福州市向被诉人出具过印制蘑菇罐头招纸委托书，印制的招纸是“CHAMPlN JONER”，招纸分色底片已提供给被诉人。被诉人认为在福州印刷费太高，没有印成，原底片也没有退回。因此，在深圳商谈印制招纸时，没有用原提供的底片，而是用“水仙”招纸底片，因时间紧，申诉人只好同意印制“水仙”招纸，并于1990年9月27日出具委托书委托被诉人在深圳印刷招纸。但“水仙”招纸底片不是申诉人提供的，而是被诉人提供的，申诉人的代理人胡小姐也没有去过深圳天明美术印刷有限公司。深圳市工商行政管理局对被诉人的商标侵权行为的处罚决定，说明是被诉人的过错，责任应由被诉人承担。

　　二、仲裁庭的意见

　　根据双方当事人提交的证据和仲裁庭的调查，仲裁庭作如下分析和判断：

　　(一)关于商标侵权及其责任问题

　　双方当事人签订了售货合同书后，申诉人于1990年9月27日上午向被诉人出具了印刷商标标识的委托书。委托书称：本公司请宝安县信托贸易公司出口磨菇罐头一批，需要出口蘑菇罐头招纸。现委托深圳宝安县信托贸易公司印刷招纸，以供出口……。被诉人根据申诉人的委托，于1990年9月27日下午，与深圳天明美术印刷有限公司签订了《印刷业务合同书》。合同规定，印刷招纸共1,468,800张，印刷费为61,029.60元人民币，交货日期1990年10月13日以前。该合同签订后，双方按合同约定履行了义务。

　　1991年9月7日仲裁庭开庭审理时，申诉人的代理人承认，在深圳天明美术印刷有限公司印刷的“水仙”商标标识，是经申诉人同意了，然后向被诉人出具印刷招纸委托书。 深圳市工商行政管理局1991年1月29日深工商商标[1991]7号文《关于对深圳宝安县信托贸易公司侵犯“水仙花”专用权的处理决定》称：对库存在宝安沙湾中旅社仓库的2538箱“水仙”蘑菇进行了查封。“水仙花”商标是中国粮油食品进出口总公司的注册商标。1990年9月27日，深圳宝安县信托贸易公司受香港雅达公司委托，要求深圳天明美术印刷有限公司印刷“水仙”商标标识1,468.800张，印刷费61,029.60元。深圳宝安县信托贸易公司共销售“水仙”罐头21,134箱，销售总额491,624.90元。深圳宝安县信托贸易公司生产、经销“水仙”蘑菇罐头以及非法印刷“水仙”商标标识的行为是违反中国《商标法》的，属商标侵权行为。对深圳宝安县信托贸易公司作如下处理：(1)被我局查封的“水仙”罐头，在我局人员监督下消除罐头上商标标识;(2)对剩余的商标标识交由我局依法销毁;(3)对其非法印刷“水仙”商标标识的行为依法处以2,000元罚款;(4)对其生产销售“水仙”蘑菇罐头的行为处以非法经营额15%的罚款，罚款额73,743,35元。[page]

　　仲裁庭审核了双方当事人提交的证明材料，没有证据证明申诉人委托被诉人印刷的是“CHAMPlN JONER”商标标识，也没有证据证明申诉人向被诉人提供过上述商标标识底片。 1991年10月24日，代表深圳天明美术印刷有限公司在《印刷业务合同书》上的签字人李先生出庭作证时称：本公司与被诉人的代表签订印刷合同时，申诉人的代表胡小姐是在场的。合同签订后，胡小姐再次来到本公司，将“水仙”招纸底片直接交给本人。本公司就是使用该底片印刷“水仙”招纸的。

　　以上的事实表明：被诉人印刷蘑菇罐头的商标标识，是申诉人的主张，印刷“水仙”商标标识是申诉人同意了的，并向被诉人出具了委托书，支付了印刷费，接受了被诉人交付贴有“水仙”商标标识的蘑菇罐头，进行销售。而被诉人接受了申诉人的委托，与印刷商标标识的公司签订了印刷商标标识合同，并将贴有“水仙”商标标识的蘑菇罐头交付申诉人。上述行为，是双方当事人在履行合同中，构成了共同侵犯他人商标专用权的违法行为，双方当事人均应承担责任。 由于双方当事人在履行合同中构成了商标侵权的违法行为，工商行政管理机关已依法作出处理，双方当事人必须依照法律的规定立即停止侵权行为。由于侵权行为造成合同不能履行，及由此而发生的损失应由双方当事人各自承担。鉴于上述的理由，仲裁庭认为：

　　1.申诉人要求被诉人双倍返还定金200,000港元和申诉人要求被诉人因违约而依合同支付31,650.2美元给申诉人作为赔偿的理由均不能成立。

　　2.关于被诉人要求申诉人赔偿因商标侵权处罚的75,743.35元人民币，以及要求申诉人赔偿因处理已加工的合同货物2,573箱而需要支付的一切费用和损失79,873.9元人民币的问题。仲裁庭考虑到，由于双方当事人构成共同侵犯他人商标专用权的违法行为，为此而受到工商行政管理机关的处罚，是因双方的过错所致。根据被诉人提交的证据，经仲裁庭审核确定应由双方共同承担的：(1)非法印刷“水仙”商标标识被处以2,000元罚款;(2)依法处以非法经营的罚款73,743.35元;(3)被查封的磨菇罐头实际是2,451箱，价款70,071.82元(其中184g×24共1,438箱，每箱单价18.55元，总价26,674.9元;425g×24共1,013箱，每箱单价42.84元，总价43,396.92元)，以上3项合计为145,815.17元人民币，双方当事人各半承担，即申诉人承担72,907.58元人民币，被诉人承担72,907.58元人民币。申诉人应将上述72,907.58元人民币支付给被诉人。[page]

　　3.被诉人要求申诉人赔偿货物仓租、货款利息及其他费用共计12,034.86元人民币的理由不能成立。

　　(二)关于货款、定金问题

　　申诉人已向被诉人支付货款838, 918.16港元，双方当事人没有提出异议，并表示已交付货物的货款已经结清。 申诉人已向被诉人预付定金100,000港元，双方当事人没有提出异议。此款应由被诉人返还申诉人。

　　申诉人在仲裁申请书第一项要求中提出，要求被诉人返还申诉人多支付的货款21,000港元。申诉人于1991年10月30日提交的一份材料中提出,申诉人所谓经济资助“宝安信托”21,000港元，此款要在合同完结前偿还我司。仲裁庭审核了双方当事人提交的证据，都没有证据证明申诉人的上述主张。因此，申诉人要求被诉人返还多支付的货款21,000港元的理由不能成立。

　　(三)本案仲裁费和办案费由申诉人和被诉人各半承担。 以上出现“招纸”字样，是双方当事人的习惯用语，在本案中，招纸与商标标识是同一意思。

　　裁决

　　根据上述案情、双方的争议及责任分析和判断，仲裁庭作裁决如下：

　　1.驳回申诉人提出的裁定被诉人双倍返还定金200,000港元和返还多支付的货款21,000港元给申诉人的要求。

　　2.驳回申诉人提出的裁定被诉人因违约而依合同支付31,650.2美元给申诉人作为赔偿的要求。

　　3.驳回被诉人提出的裁令申诉人向被诉人赔偿货物仓租、货款利息及其他费用共计12,034.86元人民币的要求。

　　4.被诉人应退还预付定金100,000港元给申诉人。申诉人应支付72,907.58元人民币给被诉人。以上款项应予本裁决书作出之日起40日内支付。逾期不付，按年利率8%加计利息。

　　5. 本案仲裁费和办案费由申诉人和被诉人各承担50%。

　　本裁决为终局裁决。

　　评论分析

　　本案的争议系由当事人的货物买卖行为侵犯了他人注册商标权遭受法律制裁而产生。在此有必要对中国对商标权保护的法律制度作一简要介绍。

　　中国是实行成文法(制定法)的国家。中国对商标权保护的基本法律是《中华人民共和国商标法》及其《实施细则》。按照《商标法》的规定，中国现行的商标制度是以注册来决定商标的专用权。如《商标法》第3条规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”中国的商标制度以注册在先来确定商标权，一旦商标注册经核准，注册人即获得该注册商标的专用权。只有该商标权人才有权将其注册商标用于指定的商品之上，任何其他人，未经商标权人的同意，均不得在同一商品和类似商品上使用与该注册商标相同或相似的商标，否则即构成对他人注册商标专用权的侵犯，侵犯者须负法律责任。[page]

　　依《商标法》之规定，侵犯注册商标专用权的行为有如下类型：(1)未经注册商标所有人的许可，在同一种商品上或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售明知是假冒注册商标的商品的;(3)伪造、擅自制造他人的注册商标标识或者销售伪造，擅自制造的注册商标标识的;(4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的(见《中华人民共和国商标法》第38条)。在《商标法实施细则》中，针对上述《商标法》第38条第(4)项规定的侵权行为进一步解释为：(1)经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的;(2)在同一种或类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装璜使用，并足以造成误认的;(3)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、隐匿等便息条件的。

　　本案中的当事人自制“水仙”商标标识底片，并与深圳某印刷厂订立合同，委托印刷“水仙”商标标识，使用于双方购销出口的清水蘑菇罐头。而该“水仙”商标与同样用于清水蘑菇罐头的“水仙花”注册商标，图案相同，仅有一字之差，是明显的彷冒行为，正属上述《商标法》中规定的侵犯注册商标专用权行为之一。所以遭到政府执法部门的处罚。

　　依照《商标法》，有权对侵犯注册商标专用权行为作出处罚的政府部门为中国各级工商行政管理局。工商行政管理局可以采取下列措施制止侵权行为：(1)责令立即停止销售;(2)收缴并销毁侵权商标标识;(3)消除现在商品上的侵权商标;(4)收缴直接专门用于商标侵权的模具、印板和其他作案工具;(5)采取前四项措施不足以制止侵权行为的，或者侵权商标与商品难以分离的，责令并监督销毁侵权物品。此外，工商行政管理局可以根据侵权情节处以非法经营额50%以下或者侵权所获利润五倍以下的罚款。根据中国的刑法，假冒他人注册商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权的损失外，依法应追究刑事责任，最重可判处3年有期徒刑。在本案中，工商行政管理局对有关当事人侵犯商标行为的处罚为：(1)查封了侵权货物;(2)销毁了侵权的“水仙”商标标识;(3)对印刷商处于人民币2,000元罚款;(4)对货物卖方处于销售“水仙”蘑菇罐头经营额15% 的罚款。

　　值得注意的是，工商行政管理局在处罚决定心虽然已经确定货物买方负有“委托”印刷侵权商标的责任，但并没有直接向买方罚款。这可能是考虑到买方已经就该批货物支付定金，而卖方尚未交货的原因，处罚了卖方的同时也使买方间接遭受处罚的损失。这种作法是否正确，值得商榷。这种处理方法的结果是，一、给货物买方提供了一个依据货物买卖合同，以不能交货违约为由向卖方索赔的机会。因为工商行政管理局的处罚决定并没有针对买方作出处罚，这似乎说明，侵犯商标权的责任与买方无涉;二、使仲裁庭承担了确定和划分双方当事人在履行购销合同过程中侵犯他人注册商标权责任的任务。否则，仲裁庭就无法找出合同不能履行的真正原因，并据此确定裁决内容。事实上，仲裁庭审理本案争议的主要问题都集中在对双方当事人侵犯他人商标权行为责任的调查和分析，以及损失的分担。仲裁庭分析的结论是，双方当事人在履行合同中，构成了共同侵犯他人商标专用权的违法行为，应共同分担责任和损失。 本案中得出的教训是，在进出口货物买卖交易中，应对货物使用商标是否存在侵权问题十分留意。由于商标权，特别是注册商标专用权的效力带有明显的地域性质，有些商人以为侵权商品一旦出口后就没有风险，凭着侥幸心理住住为获息而明知故犯，正如本案的当事人。在有些情况下，买方或卖方对对方提供的用于货物的商标是否侵权并不知晓，但一旦侵权事发，无辜的一方也难免遭受损失。现时稍有名气的商标大都采取多国注册的保护手段。买方或卖方对对方提供的知名商标的来源更应注意了解清楚，以避免无意中造成侵权的损失。[page]