涉外商标转让合同效力的认定

　　导读：本案主要涉及外国商标在我国境内转让的效力问题。本案明确涉外商标合同之诉的准据法应以当事人约定优先，在没有约定的情况下则适用与合同有最密切联系国家的法律，从而排除商标权属地主义和独立原则的适用，同时具体论述涉外商标转让合同效力的法律适用问题。

　　【当事人基本情况】

　　上诉人(原审原告)：中国云南某茶叶进出口公司(以下简称茶叶进出口公司)。

　　被上诉人(原审被告)：云南茶aa集团股份有限公司(以下简称茶aa集团)。

　　原审第三人：傅雷德·坎浦勒(F·Kempler)，法国籍。

　　【基本案情及裁判理由】

　　法国商人傅雷德·坎浦勒(F·Kempler)于 1978年在法国注册取得YUNNAN TUOCHA(云南沱茶)商标使用权。之后，其又分别在希腊、爱尔兰、白俄罗斯、英国、土耳其等国家以及世界知识产权组织就该商标进行注册。1979年4月17日，当时任茶叶进出口公司副总经理的宋文庚与坎浦勒达成一份《确认函》，载明：“云南沱茶的注册商标是由该商标的所有者坎浦勒于1978年6月6日进行的注册，由于欧洲的一些客户需要茶叶进出口公司在促销业务中成为该商标的所有者，故坎浦勒同意名义上将该商标转让给茶叶进出口公司，但其仍然是该商标的所有者，茶叶进出口公司不支付任何转让费，在坎浦勒需要将商标收回或转让给他人时，茶叶进出口公司必须遵照其意愿办理。”1979年10月31日，宋文庚代表茶叶进出口公司与坎浦勒签订了《商标转让协议》，约定由坎浦勒将其在法国、希腊、爱尔兰等七个国家及地区和世界知识产权组织注册的共八个云南沱茶商标以22224.81法郎的价格“毫无限制、毫无保留”地转让给茶叶进出口公司，茶叶进出口公司“可在拥有全部产权下对有关品牌进行处置”。1995年7月12日，坎浦勒再次与茶叶进出口公司签订《品牌转让合同》，将其在白俄罗斯、德国、奥地利等十四个国家注册的两个“云南沱茶”商标以1法郎的象征性费用转让给茶叶进出口公司，并约定自合同签订之日起，茶叶进出口公司便可以把有关品牌“当成是属于自己的物品，可以在任何国家以自己的名义、费用自负、风险自担、任意处置这些商标”。坎浦勒在上述转让后取得了云南沱茶在欧洲等地的代理经销权。上述商标已由茶叶进出口公司占有、管理、使用多年，且均在相关国家和世界知识产权组织办理了商标权人变更登记手续，将商标权人变更为茶叶进出口公司。

　　此外，茶叶进出口公司还曾在德国、波兰、前苏联注册了三个商标，在国内注册为“吉幸”。1999年7月19日，茶叶进出口公司和茶aa集团就“吉幸”商标的使用签订了《关于共同使用商标的协议》，约定茶叶进出口公司将该商标与茶aa集团共同使用，使用期为十年。

　　2000年3月15日，茶叶进出口公司和茶aa集团用英文和法文订立一份《商标转让合同》，约定将茶叶进出口公司持有的上述二十个商标以1000元港币的价格转让茶aa集团。茶叶进出口公司的签约人是汤一平，茶aa集团的签约人是邹家驹(汤一平从1993年至2001年9月同时担任茶叶进出口公司副总经理和茶aa集团副董事长;邹家驹从1993年至2000年4月同时担任茶叶进出口公司和茶aa集团双方的法定代表人)。茶aa集团于2000年10月5日向法国国家工业无形财产权协会申请办理了编号为NO.1529441和N0.1680433两个商标的商标转让变更手续，将商标权人变更为茶aa集团，其余国外、国际以及国内注册商标至今均未办理商标权人变更手续，登记的商标权人仍为茶叶进出口公司。

　　现茶叶进出口公司提起诉讼，认为邹家驹和汤一平利用任职的特殊性，在没有经过商标评估并报请有关国有资产管理部门批准的情况下，恶意串通订立《商标转让合同》，将茶叶进出口公司持有的二十个商标以1000元港币低价转让给茶aa集团，损害国有资产权益，违反了我国《民法通则》第五十八条，《合同法》第五十二条以及《国有资产评估管理办法》、《企业商标管理若干规定》的强制性规定，请求法院确认《商标转让合同》无效，并判令茶aa集团立即将因无效转让合同取得的“云南沱茶”等二十个商标返还给茶叶进出口公司。

　　原审法院经审理认为，傅雷德·坎浦勒是本案17个外国商标的原始注册人和权利人，后傅雷德·坎浦勒通过与茶叶进出口公司达成的《确认函》、《商标转让协议》、《品牌转让合同》等法律文件，将其所拥有的17个商标先后转让给了茶叶进出口公司，并履行了相关的法律程序，将上述商标的权利人变更为茶叶进出口公司，坎浦勒已经无权再处置这17个国外、国际商标。加上茶叶进出口公司先后在德国、波兰、前苏联注册的三个“吉幸”商标，茶叶进出口公司是2000年3月15日《商标转让合同》项下二十个商标的合法权利人。本案《商标转让合同》的标的物涉及到了国外和国际注册商标，因此该合同属于涉外合同。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十六条的规定，涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，《商标转让合同》第八条约定:“本合同受中国法律管辖。”故本案应适用中华人民共和国法律审理。

　　关于《商标转让合同》的效力，原判认为，当事人以1000元港币出售二十个注册商标涉及的是价格是否合理的问题，不属于《合同法》第五十二条规定的恶意串通，损害国家利益的情形，不能导致合同无效。《企业商标管理若干规定》属于部门规章，并不属于行政法规范畴，该规定不能作为认定合同无效的法律依据。根据国务院《国有资产评估管理办法》第三条第(一)项之规定，国有资产占有单位进行资产拍卖、转让时应当进行资产评估;该办法第三十六条规定，境外国有资产的评估，不适用本办法。在本案诉争的商标权转让合同中的二十个注册商标中，有三个 “吉幸”商标是茶叶进出口公司在我国国内注册的商标，其余商标均为国外和国际注册商标，故三个国内注册的“吉幸”商标应为茶叶进出口公司占有的境内国有资产，其在转让该商标时，没有依照法定程序进行资产评估，该转让行为应为无效，但因该三个国内注册商标没有进行变更登记，商标权利人仍为茶叶进出口公司，故不存在由茶aa集团返还的问题。而其他17个国外和国际注册商标的转让不适用《国有资产评估管理办法》，转让未经评估并不导致转让无效。

　　据此，一审法院作出如下判决:一、原告茶叶进出口公司与被告茶aa集团于2000年3月15日签订的《商标转让合同》中，关于三个国内注册的“吉幸”商标的转让条款无效;二、驳回原告茶叶进出口公司的其他诉讼请求。

　　判决宣判后，茶叶进出口公司提出上诉。其坚持一审观点，请求二审改判《商标转让合同》全部无效，判令茶aa集团返还已被转移所有权的商标并承担诉讼费用。

　　二审法院经审理认为原判认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，故驳回上诉，维持原判。

　　【评析】

　　本案主要涉及两个方面的法律问题。

　　一、如何确定本案准据法。

　　本案中双方签订的《商标转让合同》转让的20个商标中有17个是在欧洲各国及世界知识产权组织登记注册的商标，在我国并未注册，且从未在我国境内使用过，其原始所有人傅雷德·坎浦勒也非我国公民。茶aa集团认为，根据商标权属地主义和独立原则，商标权保护应适用商标注册地法律，上述17个商标在10多个欧洲国家注册，必须分别适用登记国的商标法律衡量转让行为的效力。在此需要正确理解商标权属地主义和独立原则，从而准确适用准据法。

　　商标权属地主义和独立原则体现了商标的一个重要属性，即商标属地性。根据《保护工业产权巴黎公约》第六条之规定，申请和注册商标的条件由各同盟成员国的国内法决定;而对本同盟成员国国民在本同盟任何成员国中所提出的商标注册申请，不能以未在本国申请、注册或续展为理由而加以拒绝或使其注册失效;凡在本同盟一个成员国内正式注册的商标，应视为与在本同盟其他成员国中(包括申请人所属国)注册的商标相互独立。从该规定看，商标所有权人如欲在某国受商标专用权保护，应依各国国内法向该国主管机关申请注册，商标专用权的取得、丧失、无效及撤销等事项，均依该注册国的法律规定。就本案而言，根据上述规定，《商标转让合同》即使有效，也不必然带来受让方因此成为商标专用权人的后果，其是否成为商标专用权人应根据按商标注册国的法律确定。[1]但本案是合同之诉，并非侵权纠纷，也不涉及商标确权，需解决的核心问题是商标转让合同的效力，而非确定涉案商标的商标专用权人。对于涉外合同的准据法适用问题，各国(包括我国[2])大多规定当事人约定优先，在没有约定的情况下则适用与合同有最密切联系国家的法律。我国《民法通则》和《合同法》均明确规定涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，而《商标转让合同》第八条已明确约定“本合同受中国法律管辖”，故衡量本案商标转让合同的效力应适用我国法律。

　　二、如何确定合同效力。

　　茶叶进出口公司主张合同无效的理由是签订合同的双方代表邹家驹和汤一平违反公司法关于国有独资公司负责人任职禁止及竞业禁止的规定，同时担任合同双方的负责人，并利用职务之便恶意串通，违反国家法律，未经评估、审批，以低价转让国有资产，损害国家利益。据此首先需要确定该17个商标是否属国有资产，以确定是否需要按照国有资产转让的特别规定审查茶叶进出口公司对外转让商标的合法性。

　　根据前述对商标权独立原则的分析，商标专用权的取得、丧失、无效及撤销等事项，均依各注册国的法律规定，而本案涉及的17个商标已经在相关国家和国际知识产权组织进行了登记，注册人由坎浦勒变更为茶叶进出口公司。茶叶进出口公司受让商标后，因其是国有企业，该部分商标即为由茶叶进出口公司管理的国有资产，该部分商标的转让应适用国有资产转让的相关规定。对于国有资产转让是否必须经上级批准的问题，《公司法》第七十一条规定国有独资公司的资产转让，依照法律、行政法规的规定，由国家授权投资的机构或者国家授权的部门办理审批和财产权转移手续，并未具体规定如何办理审批和财产权转移手续，只是规定依照相关法律和行政法规的规定办理，而相关法律和行政法规对于国有资产转让是否必须经上级批准并无明确规定。对于国有资产转让是否必需评估，国务院《国有资产评估管理办法》第三条第(一)项规定，国有资产占有单位进行资产拍卖、转让时应当进行资产评估;第三十六条规定，境外国有资产的评估，不适用本办法。本案所涉17个商标均系在国外或者国际知识产权组织注册的商标，且未在我国注册，不应适用《国有资产评估管理办法》。据此不能将商标转让未经评估和审批作为确定17个国外商标无效的依据。至于在我国注册的3个吉幸商标的转让则必须依照《国有资产评估管理办法》的规定进行评估，否则转让即为无效。

　　茶叶进出口公司主张《商标转让合同》无效的另一理由是签订合同的双方代表邹家驹和汤一平违反公司法关于国有独资公司负责人任职禁止及公司董事、经理竞业禁止的规定。公司法虽规定国有独资公司的董事长、副董事长、董事、经理，未经国家授权投资的机构或者国家授权的部门同意，不得兼任其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经营组织的负责人，事实上签订《商标转让合同》的邹家驹确实同时担任合同双方的法定代表人，但此事实与合同效力无关;公司法还规定公司董事、经理不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动，但同时也明确规定了违反上述竞业禁止规定的法律后果，即“从事上述营业或活动的，所得收入应当归公司所有”，并不能导致其对外从事的民事活动无效。

　　茶叶进出口公司主张合同无效的第三个理由是合同双方恶意串通，损害国家利益。其认为邹家驹和汤一平利用担任合同双方负责人的职务便利，未经审批和评估，以1000港币的低价转让20个商标，严重损害作为国有企业的茶叶进出口公司的利益。关于任职、审批和评估问题前已述。关于茶叶进出口公司所称低价转让问题，1000元港币的转让价格是否“过低”，只能根据签订合同时的具体情况衡量，民事活动的一个重要原则就是当事人意思自治，只要合同条款是当事人自愿订立且不违反国家法律、行政法规，就应受法律保护。现茶叶进出口公司没有证据证实订立合同时存在妨碍当事人意思自治的情况，如果茶叶进出口公司认为合同价格显失公平，可在法定期限内请求人民法院变更或撤销相关条款和内容，转让价格的高低及是否公平合理并不能直接导致合同无效。

　　综上所述，茶叶进出口公司主张《商标转让合同》无效的理由均不能成立。

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