一文读懂专利侵权合法来源抗辩司法理论与实务要点

作者：浙江杭知桥律师事务所 王梨华

一、法律法规规定

（一）《专利法》第七十条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿责任。

（二）最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二），第二十五条，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

　　本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。

　　本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

二、合法来源抗辩成立的两个要件

（一）专利侵权合法来源抗辩适用于：销售产品、许诺销售产品、使用产品，但不包括使用方法专利行为，合法来源抗辩的主体为销售者、许诺销售者、使用者。

（二）专利侵权中使用者和销售者合法来源抗辩成立至少要满足两个条件：

客观要件：侵权产品具有合法来源
主观要件：销售者或使用者不知道是专利产品

上述两个要件相互联系，如果该销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定该销售者实际不知道且不应当知道其所销售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出，即推定该销售者无主观过错。此时，应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下，应认定销售者合法来源抗辩成立。（参见最高院（2019）最高法知民终25号深圳市和力泰科技有限公司与广州市速锐机械设备有限公司等实用新型专利侵权纠纷）。

主观要件即可无主观过错，即不知道或不应当知道是侵权产品，本质上更强调实际不知道且不应当知道，若知道或应当知道侵权产品即使有合法来源抗辩也仍需要承担赔偿责任，如权利人告知使用者或销售者，之前起诉或投诉过销售者，价格或其他因素足以认定为非正品等因素，销售商收到侵权警告函即推定知晓销售了侵权产品，再销售时合法来源抗辩不成立。

三、合法来源抗辩客观要件要求侵权产品明确来源和来源合法

来源明确即要求来源的主体是客观真实存在，需要提供来源者的身份信息，但不要求具备相应的生产许可或资质。例如工商主体信息，个人身份信息，网络经营信息（如天猫卖家信息，淘宝个人卖家店铺ID号）可以，仅提供QQ或微信昵称或者仅提供线索而无法提供准确来源者信息的则无法达到准确来源者证明目的，也不利用权利人向上家维权。

关于来源者身份信息的查证属于事实问题。

四、举证责任

侵权产品具有合法来源的举证责任在于被告。

使用者和销售者具有主观过错举证责任在于原告。

（一）不同规模或行业对于证据标准的不同

不同行业或不同规模的来源者区别，对于医药等特殊行业或者规模大或者招投标类主体或者大型商超，需要相对完整规范的交易凭证（如书面合同、付款、交流过程、出入库凭证等）；而小规模、零散型、财务制度不完善小企业或个体户或个人，不能苛求全过程的凭证十分完备的合同及发票。

（二）来源证据与被控产品的关联性程度

往往在交易合同或者发票中未有标注产品名称或型号，更很少有产品的图片或结构图，即使有图片也往往是外观或局部图片，不能苛求按照发明实用新型或外观的侵权判定原则一样比对，而是根据高度概然性原则即可认定合法来源成立。

（三）是否一定要求出具书面合同或发票

是否开具发票和签订书面合同，属于公司内部或财务管理内容，并不直接影响销售行为的存在。同时，从日常交易习惯来看，大量中小零售者在进货时并不开具发票或不签订签订书面合同，推定未开具发票的商品均不具有合法来源，可能不符合日常交易习惯，至于小商贩没有开具发票等避税行为，虽然在违法税务方面法律法规，但不宜仅凭该行为就认定来源不合法。

（四）原告之外的人出具的提供产品的声明是否可以认定合法来源抗辩

在再审申请人宁波欧琳实业有限公司与被申请人宁波搏盛阀门管件有限公司，二审上诉人宁波欧琳厨具有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案【(2017)最高法民申1671号】中，最高院指出，一方当事人出具的有关其生产并提供被诉侵权产品给其他当事人的“声明”属于当事人陈述，在专利权人对该声明不予认可，且缺乏其他客观证据证明的情况下，应认定合法来源抗辩不能成立。笔者认为其中的一方当事人可以扩展到非本案共同被告，即其他第三方出具的“声明”在没有其他证据支持下也不必然认定合法来源抗辩成立。

（五）权利人明确认可被诉侵权产品具有合法来源的可以免除被告举证责任

北京高院专利侵权判定指南规定，对于合法来源的证明事项，被诉侵权产品的使用者、许诺销售者或销售者应当提供符合交易习惯的票据等作为证据，但权利人明确认可被诉侵权产品具有合法来源的除外。

（六）合法来源抗辩不成立，不能直接推定销售者实施了制造行为

五、合法来源抗辩成立是否承担诉讼费与维权合理支出

合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩。

合法来源抗辩成立，并不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，而维权合理开支系基于侵权行为而发生，故在合法来源抗辩成立的情况下，权利人为获得停止侵权救济的合理开支仍应得到支持，同理，也需要承担部分诉讼费。

损害赔偿与维权合理开支法律属性不同，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第22条专门规定：“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算”。该条规定印证了最高院将维权合理开支与损害赔偿分开，让权利人更多的选择权。

同时因销售行为引发专利侵权行为增加了产品在市场的流通，销售者实际获利，间接造成权利人的损失，为了更好地促进销售者提高知识产权意识，同时平衡权利人与销售者之间的利益，需要由销售者分担维权合理费用也符合利益平衡原则。

（一）单独起诉销售者，合法来源抗辩成立，权利人仍可主张支付合理维权开支。但司法实践中，针对大批量起诉销售者而不起诉制造者，若权利人明显怠慢行使禁止制造侵权或者放任侵权（类似放水养鱼），为了积极引导权利人起诉侵权源头（制造者），法院则根据司法政策不支持或较少支持维权合理费用也合情合理。

（二）制造者和销售者共同起诉，合法来源抗辩成立，权利人一般不应向销售者主张合理维权支出，因为合理维权支出完全可以由制造商承担，符合源头打击的根本目标。

（三）若权利人明确知道制造者而不起诉制造者，或者销售者第一时间提供来源信息，是否还需要承担赔偿责任，总体而言笔者认为应尊重权利人选择权，只是法院在裁量在合理开支上可以适度降低。

六、商标、版权与集成电路布图设计合法来源抗辩要件与专利基本相同

（一）商标与版权侵权的合法来源抗辩成立要件与专利侵权合法来源抗辩成立要件基本相同

《商标法》第56条第3款规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。虽然商标法没有关于许诺销售的概念与规定，但许诺销售作为一种交易前的商品展示模式归类于商标使用方式之一，如被告已经进货到仓库（或者有库存证据）或者无实际库存但在网页上进行希望销售交易的宣传侵权产品的行为属于许诺销售行为，若被告能提供库存或者网页图片来源于上家的证据，则仍然可以构成合法来源抗辩。

《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条规定，出版者、制作者应当对其出版、制作有合法授权承担举证责任，发行者、出租者应当对其发行或者出租的复制品有合法来源承担举证责任。举证不能的，依据著作权法第四十六条、第四十七条的相应规定承担法律责任。

（二）集成电路布图设计侵权案件适用合法来源抗辩

在再审申请人南京微盟电子有限公司与被申请人泉芯电子技术（深圳）有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案【（2016）最高法民申1491号】中，最高人民法院指出，集成电路布图设计公告内容通常仅包括著录项目信息，不包括布图设计的具体内容。有证据证明通过合法途径获得被诉侵权产品，不知道也没有合理理由知道其中含有非法复制的布图设计的，合法来源抗辩成立。