我们可以从不正当竞争行为的角度如何来处理该问题？

长昊商业秘密律师

摘要：“侵犯商业秘密的专利申请”行为在我国司法实务中长期得不到正确的认识和处理，导致了很多问题。针对这一现象，有必要对该行为的性质和类型进行分析，立足于我国现有的法律体系，通过“民法——知识产权特别法”的整体性法律框架找到适合我国立法现状的、比较合理有效的处理方法。关

关键字：侵犯商业秘密的专利申请、冒认专利申请、专利无效宣告

一、侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献的情形

传统意义上我们所说的“侵犯他人商业秘密的专利申请”形态，是指侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出贡献而就该发明创造申请专利的情形。这种“不劳而获”的行为明显违背了公平正义原则，是一定会收到社会的批评谴责的，但是，至于该行为是否受到法律的制裁，这就成了一个尴尬的、模棱两可的问题。

从我国《专利法实施细则》第64条来看，我国专利法不仅没有将侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献作为专利申请无效的理由，甚至也没有将它作为驳回的理由，受理申请后的初步审查也不包括对申请权的审查。因此，从我国现有的法律规定和法理

体系中，找不到侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献为“侵犯商业秘密的专利申请”无效之原因的法律和理论依据。

与我国相比，日本对这一问题的思考更深一层。日本法中，这种将他人的发明当作自己的来申请专利的行为，被称为“冒认”。在这里，有必要介绍一下日本法规定的冒认专利申请制度，以供我国法学界参考。

⒈日本法冒认专利申请制度

专利权自被授权之时起发生效力，但在授权之前也存在某种权利。专利法将之称为专利申请权，这种权利在发明完成时就原始地归属于发明人。然而，现实生活中常出现该专利申请权被他人占有的情形。对此，日本法规定了冒认专利申请制度。

所谓冒认专利申请，是指没有专利申请权的人提出的申请。日本法关于冒认专利申请制度的立法经历了一个长期的完善整理的过程。大正10年（1921年）的专利法以德国法为参考，从立法理念上确定了申请在先主义，并在昭和34年对日本特许法的修改中规定，在因为受到冒认致使发明人或其承继人不能获得专利权的情形，以及在宣告专利无效的复审或判决得到确定的情形，真正的权利人的申请视为于冒认人申请之时提出的。这样就保证了发明人及其继承人的权利。同时，在昭和34年修改的时候，法律加入了对除斥期间的规定40和对善意第三人专利申请权的保护，从而完善了冒认专利申请制度。

根据日本特许法第39条第6款规定，冒认申请不作为先申请处理，因此，真正发明创造者的在后专利申请、对专利申请权有继承权的人提出的专利申请仍然有可能具有新颖性，可以获得专利权，只要真正发明人的专利申请先于善意第三人就相同主题的发明创造提出的专利申请。

具体到“侵犯商业秘密的专利申请”，该专利申请行为就属于典型的冒认专利申请行为，根据以上日本特许法的规定，行为人的冒认申请行为不能得到法律上的认可，其先申请不存在，冒认申请的申请日不能保留。也就是说，该申请行为在法律上是不存在的，商业秘密的所有人据此可以选择提出专利申请而获得专利权，或是通过证明专利申请人的冒认申请行为而保佑自己的商业秘密，当然，如果采取后一行为，商业秘密所有人也许要面对第三人就相同主题申请专利的情况。

⒉我国专利无效宣告制度

与日本专利法的冒认专利申请制度相比，我国对申请专利过程中主体不实的情况并没有规定，这或许与我国专利法“鼓励和应用发明创造，促进科学技术的进步和创新”的立法目的有关，但也由于对主体适格没有规定，在“侵犯商业秘密的专利申请”中，当事人不能直接要求法院认定侵权人的专利申请权或专利权无效；而且，一味的专注于发明创造的公开而忽视专利发明人的权利，最终会抑制发明创造人的发明热情，混乱市场竞争秩序。

根据专利法第9条规定，两个以上的申请人分别就相同的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。专利法实施细则第13条规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。两个以上的申请人在同一日分别就相同的发明创造申请专利的，应当在受到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。这是我国立法上关于先申请原则和同样的发明创造不能重复授权的原则的明确规定。因此，侵犯商业秘密的专利申请人如果在真正权利人之前提起专利申请，他就获得了专利申请权，且其专利申请权可以阻碍在后申请的真正权利人，如果通过法定程序，侵权人可以就该商业秘密获得专利权。

但是，现实生活中，侵犯商业秘密的专利申请行为远不止以上两条法律所提及的情况；而且，这两条法律也只是简单地从客观上对专利申请权和专利权的归属进行分类规定，立法者并没有意识到冒认专利申请这一问题的存在。因此，无论是从法律规定还是立法观念来说，我国《专利法》都没有将“侵犯商业秘密的专利申请”列为立法上或司法上应予考虑之问题的范畴，也就是说，在我国，侵犯商业秘密的专利申请人在法律上是被视为专利申请权或专利权的取得者的。

那么，在“侵犯商业秘密的专利申请”的案件中，商业秘密保有者是否可以通过专利权的无效宣告来终止侵权人的专利权或对专利享有取回权？如果商业秘密保有者没有取回权依法应如何处理？

我国《专利法》第45条至第47条规定了专利权的无效宣告及其法律后果。根据《专利法》第45条规定，任何单位或者个人都能成为宣告专利权无效的主体；但同时我们也应该注意，该制度是针对专利权的，权利人只能在“国务院授予专利权之日起”行使该权利。因此，我国专利权无效宣告制度不适用于专利申请权无效的情形，对于宣告专利申请权无效的问题，尚需另外探讨。

对于专利权无效宣告请求的理由，《专利法实施细则》做了详细且严格的举例说明，因此，权利人请求专利权无效宣告的理由必须符合《专利法实施细则》第64条第2款44的规定。然而，在“侵犯商业秘密的专利申请”所引起的专利权纠纷中，权利人是基于侵权人侵犯商业秘密的行为而申请专利权无效的，也就是说，在这一行为中，作为商业秘密的发明创造本身应是符合专利权申请要求的，该专利权的瑕疵在于专利权人对该发明创造的取得的非法性，而非是发明创造本身或是申请专利过程中的非法。因此，我国《专利权实施细则》中规定的专利权无效宣告的理由并不适于“侵犯商业秘密的专利申请”，原权利人也无法通过专利权的无效宣告使专利权人（即侵权人）失去专利权，更遑论得到侵犯商业秘密的损失赔偿和权利救济。

虽然商业秘密保有者不能通过专利权的无效宣告终止侵权人的专利权，但我国司法上认可了商业秘密保有者对侵权人专利的取回权。但这种做法没有法律依据。有学者认为：该做法是“发明人主义”在我国知识产权领域中的投影。但学着认为，这种毫无法律根据的认为是极其危险和错误的。

在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造没做出贡献的情况下，并不能否认专利申请人在取得专利过程中付出的劳力和脑力，而且，根据《专利法》的规定，侵权人为了保有该专利，要定期支付一定的费用。因此，笔者认为该专利已经属于侵权人，原商业秘密保有者不能要求对发明创造的取回权。

3.其他处理方法的探讨

既然专利法不能有力的解决这一问题，我们只能另辟蹊径来讨论“侵犯商业秘密的专利申请”的处理方法。

⑴我们可以从不正当竞争行为的角度来处理该问题。

从我们前面的分析来看，《专利法》对于侵权人“专利申请”的行为并不能起到防范或救济的作用；但是，我国《反不正当竞争法》第10条和第25条47对侵犯商业秘密行为加

以举例说明并做出了相应的处罚规定，将“侵犯商业秘密的专利申请”视为不正当竞争行为是获得法律和法理支持的。根据《反不正当竞争法》第20条和国家工商行政管理局发布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第6条的规定，在侵犯商业秘密的专利申请行为中，侵权人主要负担停止侵害行为、排除侵害危险行为和赔偿损失的责任。

如果专利申请人尚未取得专利，通过不正当竞争法的规定商业秘密保有者可以得到比较满意的答案。但是，专利申请人一旦取得了专利权，该专利权是被专利法所认可的完全无瑕疵的权利，商业秘密保有者不能通过法律途径要求侵权人放弃或归还专利。这时，反不正当竞争法保护的薄弱就表现出来了。虽然，原商业秘密保有者可以通过与专利所有人的协商解决发明创造的归属，或者是诉请法院对专利权人的不正当竞争行为进行裁判，但这时原商业秘密保有者已经处于被动状态，对该发明创造无法主张所有权。

⑵从侵权行为的角度来看，专利申请人的行为可以认定为侵权行为。

侵权行为是民事主体违反民事义务，侵害他人合法的民事权益，依法应承担民事法律责任的行为。除非专利申请人能够证明自己的善意或证明存在正当事由，我们将专利申请人的行为划为一般侵权行为。专利申请人要承担相应的侵权责任。

如果专利申请行为尚未完成，商业秘密保有者可以依法要求法院责令专利申请人停止侵犯其商业秘密的行为，对于已造成的财产或人身损害，可以要求赔偿。这种情况比较简单。

如果侵权人已经取得专利，原商业秘密保有者是否可以直接要求法院将发明创造返回？

返还财产的前提条件之一是，财产被非法占有。侵权人已经基于专利申请行为取得了专利权。在专利申请的过程中，侵权人必然付出了一定的劳力和脑力。而且，根据《专利法》的规定，侵权人为了保有该专利，要定期支付一定的费用。因此，笔者认为该专利已经属于侵权人，原商业秘密保有者不能要求对发明创造的取回权。

⑶其他视角下的思考。

在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造没有作出贡献的情况下，“侵犯商业秘密的专利申请”行为是否可以被认定为违约行为、不当得利、无因管理或准无因管理来处理？

首先，违约行为的前提是约定的存在。如果专利申请人与商业秘密保有者之间定有协约，而专利申请人的行为违反了协定，自然可以认定专利申请人负有违约责任。广东长昊商业秘密律师邱戈龙认为，在违约的情况下，不管商业秘密的专利申请人是否对发明创造做出过贡献，其违约责任的认定和承担都是一样的。

至于该行为是否可以认定为不当得利，我们首先要注意到不当得利与侵权行为之间的区别。不当得利和侵权行为都是债的发生根据，其主要区别在于：侵权行为须以行为人有过错和行为的不法性为要件，而不当得利则无此要求。因此，在“侵犯商业秘密的专利申请”行为中，如果行为人是善意的，则其行为仍然符合不当得利的法律构成，应该根据不当得利制度给原权利人以赔偿。

无因管理的成立要求行为人主观上有“为他人利益的意思”。我们从客观行为上就可以推知专利申请人的行为是违背商业秘密保有者对发明创造“秘密管理”之意思的，因此，“侵犯商业秘密的专利申请”行为不属于无因管理。此外，由于我国法律上并没有准无因管理制

度的构建，且法理上将准无因管理的处理方法类比于不当得利的处理方法，因此，关于“侵犯商业秘密的专利申请”行为是否为准无因管理的讨论，在我国是没有必要的。

四总结

由于我国《专利法》对于专利申请程序规定的阙漏，即使专利申请人非法占有发明创造，只要发明创造符合专利申请的实质性条件、专利申请程序完成，侵权人就可以摇身一变为专利权人。对于这种严重违反公平正义原则的事情，我们当然不能听之任之。在寻求法律救济的过程中，我们发现，无论是反不正当竞争法、侵权法还是合同法，似乎都可以对侵犯商业秘密的专利申请行为进行某一方面的规制，但同时他们都不能满足原商业秘密保有者的权利救济要求，更何况原商业秘密保有者只能从中选取一种制度来保护自己的权利。这种不公平性在专利申请人取得专利后体现得更为明显，因为专利申请人甚至取得了发明创造的专利权，理论上可以对抗原商业秘密保有者的商业秘密权（实际上，现在商业秘密保有者已经没有商业秘密了），而原商业秘密保有者可能的对于该发明创造的使用，仅限于根据“先使用”原则享有的有限的、仅在原范围内继续制造使用的行为。这种法律保护的不力和权利义务的不公平，会严重的挫伤商业秘密保有者的热情，破坏市场经济秩序，如果不加以重视，其后果不堪设想。

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