企业拥有无形资产的多寡,反映了企业所具有的技术能力和创新水平,无形资产越来越成为企业资产中的重要组成部分和企业生产经营中最重要的生产要素。以下就公司名称、专利权、商标权、著作权及商业秘密的法律风险防控与管理与大家分享。
第一部分 企业名称的法律风险与防范
企业名称是指用文字形式表示的一个企业区别于其他企业或组织,为社会所识别的特定化标志。企业名称权既有人格权的性质,又有知识产权的性质,同时也有企业维护自己的正当竞争权、排斥同业竞争者不正当竞争的权利属性。所以其保护手段和方法可以采用人格权、知识产权和反不正当竞争权等多种保护机制。我国相关法律法规对公司的名称作了如下规定:
一、公司名称的预先核准的法律风险与防范
《公司登记管理条例》规定,设立公司应当申请名称预先核准。法律、行政法规或者国务院决定规定设立公司必须报经批准的,或者公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当自报经批准前办理公司名称预先核准,并以公司登记机关核准的公司名称报送批准。预先核准的公司名称保留期为6个月,预先核准的公司名称在保留期内,不得用于从事经营活动,不得转让。
二、企业名称的组成的法律风险与防范
完整规范企业名称=企业所在地区划名称+商号+行业特点+组织形式。例如:西安晓锋房地产开发有限公司。并且企业名称中不得含有下列内容和文字:
1、有损国家、社会公共利益的;
2、可能对公众造成欺或者误解的;
3、外国国家名称、国际组织名称、县以上区划名称;
4、政党名称、党政军名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号;
5、汉语拼音字母(外文名称中使用的除外)、数字;
6、带有民族歧视、封建迷信、黄色等不健康色彩的;
7、法律、行政法规规定禁止的。
三、企业名称的分级登记管理的法律风险与防范
凡使用“中国”、“中华”、“国家”“全国”、“国际”,或者不冠以企业所在地行政区划名称的企业名称,须经国家工商行政管理局批准。省、自治区、直辖市、市、县工商行政管理局分别核准冠以同级行政区划名称的企业名称。一般而言,企业名称选定后,非经登记公示不能取得专有使用权,企业名称只有经法定程序登记注册后,才具有排他的效力。否则,就不具有对抗第三人的效力。
第二部分 专利权法律风险与防范
专利权是指国家专利管理机关按照法律的规定授予专利申请人或专利申请人的权利继受人在一定期间内使用其发明创造的专有权,我国专利包括:发明、实用新型和外观设计专利三种。
一、专利权获得的法律风险与防范
(一)法律风险
企业获得专利权需要经过提出申请、初步审查、申请的公布、实质的审查、授权、登记和公布等程序,并且每年还要缴纳年费等。专利申请和授权阶段的法律风险包括:
1.专利申请不具备“三性”
专利法规定:授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性、和实用性。如果某项申请专利不符合三性的要求,依法将不被授予专利。
(1)不具备新颖性
新颖性是指在申请日前以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件。一件发明创造如果不具备新颖性,则直接风险是专利申请被驳回。
同时,专利权也规定了丧失新颖性的例外。专利法规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:
(1)在中国政府主办或者承认的国际博览会上首次展出的;
(2)在规定的学术会议上或者技术会议上首次发表的;
(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
另据《巴黎公约》有关优先权的规定,一项发明创造在某一缔约国申请专利后,即使内容已公开了,只要在优先权期限内就同一发明创造向其他缔约国提出专利申请,则完全不影响其新颖性。
(2)不具备创造性
创造性也称独创性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。如果发明创造缺乏创造性,则直接风险是专利申请被驳回,不能取得专利权。
(3)不具备实用性
实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。即该发明或者实用新型是可实施的,并且具有具体的技术手段,而不是停留在抽象的思维阶段;具有再现性,即如果是产品发明,能在工业上重复地生产,如果是方法发明能在工业上重复地使用;并具有实用价值,即能产生积极效果。
2.专利申请文件的法律风险
专利申请时需向专利局提交相关文件,这些文件涉及专利的保护范围和权属,以下对比较重要的两个专利申请文件进行说明
(1)说明书
说明书是申请人向国家知识产权局提交的公开其发明或者实用新型的申请文件之一,是确定发明或实用新型申请日的重要文件。因此,说明书如果描述不清、不完整,且本领域技术人员不能直接再现,则直接风险是专利申请被驳回。
(2)权利要求书
作为专利申请文件的最核心部分,权利申请书主要是确定专利权的保护范围。因此,其内容对申请获得专利权和行使专利权至关重要。同样,如果权利要求书撰写不当,则可能专利权不被授予或授予范围与预期不一致,将来面对专利技术不被保护或侵权纠纷。
3.专利申请布局的法律风险
(1)专利申请种类选择不当
专利申请种类包括:发明、实用新型和外观设计,对于一项技术专利,申请人在申请前要明确该项技术专利属以上何种专利,不同专利保护的对象不同,权利保护期限也不同(专利权期限为二十年,实用新型和外观设计为十年)。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案;外观设计是指对产品的形状、图案或者其组合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适用于工业应用的新设计。如果对申请的种类选择不妥,可能不能获得专利权或获得专利权后不能得到有效的保护。
(2)专利申请时机选择不当
专利权授予实行在先申请原则,即对不同申请人的同种专利申请,只授予一个专利,且授予在先申请者。实际中,专利申请选择非常重要,针对存在竞争对象的,在技术不成熟时过早申请可能导致申请不被授予,且过早公开了自己的未成熟技术,可谓“鸡飞蛋打”,另一方面,如果等到技术应用成熟而过迟申请,可能已被竞争对手抢先申请,而不被授予专利。
(3)未及时申请国外专利
企业需要关注专利的国际保护,按照专利的地域性特点到相关国外市场申请专利,这其中需要考虑专利国际申请的优先权问题。按照巴黎公约的规定,对于发明和实用新型申请在12个月内,对于外观设计申请在6个月内,申请外国专利的,可以享有优先权。在超过优先权期限后,如果原申请尚未公开,仍可申请国外专利,但此时不再享有优先权,而不享有优先权的法律风险是,有可能导致专利申请失去新颖性而不能获得国外专利权。
(二)风险防范
1.专利申请前,首先必须进行技术市场的调研,进行专利文件检索,明确企业预申请的专利技术是否具备新颖性和创造性。其次,在申请日前不能公开发表文章、公开销售产品或做广告等,防止破坏新颖性。
2.重大专利的申请,要聘请具有专业知识的专利代理机构撰写专利申请文件,他们熟知申请的法律要求;同时企业也应高度重视专利申请的撰写工作,因为企业的技术人员对自身发明最为了解,企业应使专业代理机构和技术人员相互配合,从法律和技术的角度全面考虑,更好地保护企业的知识产权。
3.要正确进行专利的布局。首先,要掌握专利申请的时机,对于技术主体部分基本成熟的,要及时申请,申请前应采取严格的保密措施;其次,正确选择专利申请的种类,针对不同情况适当选择发明、实用新型和外观设计;最后,企业根据自身的发展战略和国际市场情况,适时申请国外专利。
二、专利权实施和转让的法律风险与防范
专利权作为企业的无形财产,除企业自行实施专利并从中获得利益外,还可以依法许可他人使用,将专利权转让给他人,利用专利权质押融资,利用专利权投资合作等。而这些有关专利权利用的经济活动都需要企业依合同来确定双方的权利义务,合同签订不当将给企业带来法律风险。
(一)法律风险
1.不进行专利法律状态检索。专利法律状态检索是指对一项专利的有效性、地域性以及在该项专利授予之后所产生的权利人等进行的检索,它分为专利有效性检索、专利地域性检索和权利人检索。如果不进行专利法律状态检索可能导致企业合资、合作或国际技术贸易许可合同实施及转让中,发生专利纠纷,给许可方和被许可方造成各种损失。
2.专利许可方式不当。专利的实施许可分为三种:普通使用许可、独占实施许可和排他使用许可。普通使用许可是指专利权人在约定的期间、地域和依约定的方式,许可他人使用其专利技术,并可自行使用和许可他人使用;独占使用许可是指专利权人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该专利技术仅许可一个被许可人使用,并且不得自行使用也不得许可他人使用;排他使用许可是指专利权人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该专利技术仅许可一个被许可人使用,专利权人可自行使用但不得许可他人使用。以上三种许可方式的权利义务不同、实施过程和结果不同,企业应根据自身情况和市场状况选择适当的许可方式。如果选择不当,处不能实现预期经济效益外,还可能导致承担违约责任或侵权责任。
3.缺少保密条款。保密条款涉及与专利技术相关的其他技术秘密和经营、管理等方面的商业秘密的保护。在专利的实施和许可使用中,对知悉、使用企业专利技术的被许可人及其人员,专利权人应与其约定保密条款,否则可能导致商业秘密被侵犯而得不到有力救济。
4.缺少后续改进条款。专利技术可能存在后续改进问题,而且一旦有新的改进技术,原技术的价值可能大幅下降,因此许可方与被许可方对专利实施的后续改进相关问题的约定非常重要,而这其中最重要的就是对后续改进所形成新技术的权属,对此没有约定或约定不当都将使企业带来诸多法律风险。
5.专利许可期限不当。专利权都有相应的权利期限,权利人应对其专利权的剩余期限充分了解,以便在此期限内许可他人使用,否则可能因专利权的到期而成为公共技术,丧失垄断性而是许可使用合同不能继续履行。
(二)风险防范
1.在接受专利技术或申请权受让之前,一定要先进行检索,对这项技术的法律状态进行了解。掌握相关专利权是否在有效期内、专利权是否为权利人享有、专利人是否已缴纳相关费用等。
2.在接受转让时,要选择成熟的技术。不是每一项专利技术都是成熟的科技成果,有的只是一个技术方案,其距离成型产品,再到批量生产还有相当的过程,需要时间和经济的成本支出,显然,这不适合市场经济快速发展和企业效益增长的要求。
3.在产品或技术销售之前,或进出口贸易中,对产品或技术进行检索,了解其法律状态;在专利许可、转让、作价入股前要进行专利资产评估。特别是从国外引进技术时,要对该项技术的法律状态进行调查并形成调查报告,为谈判、签约提供依据。
4.拟出口的新产品、新技术、企业要研究是否在出口国申请专利或者办理其他知识产权的确认,研究该项产品和技术的法律状态,防止被他人仿制,或避免侵犯他人专利权。
三、专利权归属和侵权的法律风险与防范
(一)法律风险
1.职务发明和非职务发明的归属不明。职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。虽然法律对个人的职务发明和非职务发明做了界定,但实际中员工的一项发明创造归属还是常有争议,致使很多原本属于单位的专利权丧失。
2.专利权受到他人侵犯。企业的专利权在受到他人侵犯时,遇到的法律风险主要包括:对侵权人的行为不积极采取措施,导致侵权损失扩大或诉讼时效过期,从而使受损利益得不到有效保护;采取了不适当不合法的措施,导致维权失败甚至招致法律的制裁。
3.侵犯他人专利。在新产品上是销售或者技术转让时,企业不进行检索;对拟出口的新产品、新技术,事先没有研究是否在出口国进行专利申请或者办理其他知识产权的确认。在上述情况下,企业均面临承担侵犯他人专利权的赔偿风险。
(二)风险防范
1.应结合专利法和实施细则的具体规定,制定企业内部的发明创造管理规定,既要鼓励技术人员的技术创新又要对职务发明与非职务发明作明确区分,既尊重员工的智力成果又注意保护单位的利益。
2.为避免侵权行为的发生,企业应在产品上市前进行相应检索,了解相关市场及产品的专利情况,以降低企业面临侵权诉讼的风险;同时,企业应依法维护自身专利权,搜寻可能的侵权者并以关注,主动出击,将侵权事件消灭在萌芽状态。
第三节 商标权法律风险防范
商标权指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利,包括商标注册人对其注册商标的排他使用权、收益权、处分权、续展权和禁止他人侵害的权利。
商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合或者上述要素的组合构成。
我国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。
一、商标权获得的法律风险与防范
(一)法律风险
1.商标的创设瑕疵
商标法规定,申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。同时,商标法规定了不得作为商标使用的情形和不得作为商标注册的情形,前者如国家名称、国旗、国徽等,后者如商品的通用名称、图形、型号等。企业不遵守以上规定,申请注册的商标不予核准。
2.商标申请前未查询
商标法规定,申请注册的商标,如果与他人在同一种类或者类似商品中已经注册或者初步审定并公告的商标相同或近似的,由商标局驳回申请,不予公告。这样不尽浪费财力,更重要的是延误商标的使用,影响企业生产经营。
3.商标注册申请类别的选择
我国商标注册实行商品分类制度,注册商标只在所核准注册的类别和商品上受到法律保护。如果需要在其他商品或其他类别上受到保护,则需要重新申请注册商标。如果企业不及时在其所有商品上申请注册,则得不到法律有效保护。
4.商标国际注册
商标具有地域性,只有取得商标权,才能在相关国家得到保护。企业要想开拓国际市场,必须要进行国际商标注册,否则商标可能在国外被抢注、与国外他人注册的商标冲突等问题。
(二)风险防范
1.在设计商标前进行商标查询。了解相同或类似产品上已在先注册的商标的情况,以避免其与拟注册的商标相同或类似,保证成功注册,避免纠纷。
2.依照法律规定设计商标。首先,商标设计不存在法律关于不得作为商标注册或使用的情形;其次,商标要具有显著性、独具风格,便于公众识别和记忆。
3.商标权利所覆盖的范围要适度,正确合理的确定注册商标涵盖的商品或服务范围,及时申请注册,以防抢注。同时,企业应争创驰名商标,因为驰名商标的保护包含所有种类的商品,企业不用分别申请。
4.企业要制定正确的商标国外注册战略,积极实现在国外销售市场的商标保护,这是企业稳健开拓国际市场的保证。再次强调,企业在国外注册商标前应进行拟注册国家或地区的相关产品商标的检索,商标设计要符合所在国家和地区的法律、习俗和信仰等。
二、商标权许可与转让的法律风险与防范
商标使用许可是指注册商标人将其注册商标通过签订使用许可合同,允许被许可人在一定条件下使用其注册商标,被许可人获得商标使用权的一种法律行为。商标转让是指商标注册人将其拥有的商标转让给他人的法律行为。
(一)法律风险
1.商标许可人或被许可人不具备主体资格
商标许可人应为注册商标所有人,实际中可能会出现使用许可人不具备主体资格与他人签订商标许可合同的情况。同时,被许可人也存在主体资格不合格的问题,如使用药品、医疗器械商标的,被许可人需提供卫生行政管理部门的证明文件。如果商标许可人或者被许可人的主体资格不符合法律规定,则引起商标侵权或商标许可合同无效的法律风险。
2.签订商标许可使用合同不当
首先,是超范围许可,即被许可人使用该商标的商品与商标局核准的使用的商品种类不一致。其次,对商标许可合同不进行备案,不能对抗善意第三人。法律规定,许可他人使用其注册商标的,许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。
3.商标许可人对被许可人监督不力
注册商标的许可,要求被许可方必须保证产品的质量,许可人监督被许可人使用其注册商标的商品的质量,维护商标信誉,尤其是驰名商标。如果许可不当,商品质量无保证,将使商标信誉下降,甚至被商标局撤销。
4.商标转让程序不当
我国商标的转让实行注册登记制,转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。否则,该商标转让合同无效。
5.被转让商标存在权利瑕疵
商标转让人在转让商标时,往往隐瞒该商标被质押、转让或许可他人使用等情形,使得商标受让人在受让商标后的实际权益受损,并引发纠纷。
(二)风险防范
1.在进行商标使用许可时,当事人应对对方进行全方位考察和了解,合理合法的选择合作对象和方式。许可方要选择守法经营、信誉好、实力强、生产及质量管理规范的企业作为被许可方。被许可人要首先考察许可方的主体资格,是否为注册商标的合法所有人。其次,全面了解注册商标的情况,比如许可使用的商标是否是注册商标、注册商标的期限、允许使用的商品的种类和范围、注册商标是否已许可他人使用及许可的方式、注册商标是否设定其他权利等。
2.在进行商标转让时,作为受让方应重点注意以下几项:
(1)商标转让人必须有权处分该商标;
(2)商标受让人必须具备商标申请人的主体资格;
(3)全面了解转让商标的情况,在签订转让协议后,要及时报请批准;
(4)商标转让人如果在同类商品中还有与该转让商标相同或近似的其他商标的话,必须一并转让;
(5)在受让商标时,应和转让人进行约定,由转让人确保商标权的权利无瑕疵,并保证第三人不向其主张权利。
三、商标侵权的法律风险与防范
(一)法律风险
1.商标权被他人侵犯。企业在商标权使用过程中,最大的法律风险便是商标权受到他人侵犯,如果商标权人对侵犯行为不采取适当措施,将会使自身的商誉受到极大损害,甚至是不可挽回的损失。侵犯商标权的行为有:
(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的;
(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
(3)伪造、擅自制造他人注册商标标示或者销售伪造、擅自制造的注册商标标示的;
(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
(5)给他人注册商标专用权造成其他损害的。
2.侵犯他人商标权。侵犯他人商标权或其它相关权利的法律风险是企业可能被他人指控侵权,面临承担民事责任、行政责任,甚至刑事责任的不利后果。
(二)风险防范
1.注册商标人应增加自我保护的意识,积极应对侵犯商标的行为,依法维护自己的商标信誉,将商标侵权行为制止在萌芽阶段,避免侵权行为扩大,减少损失和维权成本。
2.注册商标人要强化商标的广告宣传,努力提供商标代表的商品的质量和服务,早日创立驰名品牌。同时,还要防止注册商标被通用化、被他人当做企业名称或域名注册。
3.为避免侵犯他人注册商标权,企业在设计、注册商标前要进行商标查询,避免侵犯他人已取得的商标权。同时也要注意不能与他人的著作权、肖像权或外观设计专利权相冲突。
四、商标权管理的法律风险与防范
(一)法律风险与防范
1.商标未注册而使用
一方面我国实行商标注册自愿原则,未申请注册的,即使在使用中,也不能成为注册商标;另一方面,法律只保护注册商标,商标未注册而使用的,不受法律保护。因此,企业应先申请注册商标再使用,避免商标因未注册而得不到法律保护。
2.商标连续三年未使用
我国商标法规定,注册商标注册后连续三年不使用的,由商标局责令改正或撤销其注册商标。由此,企业要积极使用其注册商标,避免商标被商标局撤销。
3.商标未续展
商标法规定,商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。商标有效期满需要继续使用的,应当在期满前6个月内使用申请续展注册,在此期间未能提出申请的,自期满之日起有6个月的宽限期,宽限期满仍未提出申请的,由商标局注销其注册商标。因此,企业应加强商标管理,在商标续展期限内及时申请续展,防止商标被注销。
4.商标档案管理不当
企业在商标权遭他人侵犯,进行诉讼救济时,往往证据不足,特别是不能说明其使用记录,不能证明其受到的损失,这些都是由于商标档案管理不善造成的,企业应严格商标的管理,防患于未然。
5.商标在企业改制、重组、合资或投资法律风险
商标权作为财产权,对企业的发展有重要作用,特别是驰名商标。因此企业在资本运作时,应重视其无形的财产权,不能轻易将有信誉的商标转让,更不能低价评估作价入股;对于商标的转让和许可使用中,要依法办理相关法律手续。
第四部分 著作权法律风险与防范
著作权是指自然人,法人或者其他组织对文学,艺术或科学作品依法享有的财产权利和人身权利的总称。著作权自作品创作完成之日起产生,在我国实行自愿登记原则。
一、著作权取得与归属的法律风险与防范
(一)法律风险
(1)职务作品和非职务作品权属纠纷
职务作品包括一般职务作品和特殊职务作品,前者是指自然人为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品,其著作权归作者,单位在业务范围内有优先使用权;后者是指主要是利用法人或者其他组织的物质条件创作并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品以及法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品,其著作权归单位,作者享有署名权。由于自然人个人作品、一般职务作品和特殊职务作品的著作权属、权益各不相同,而实际中企业员工创作的作品究竟属于以上哪种也存在界定的困难,因此,经常发生著作权权属和权益纠纷。
(2)委托作品
企业经常会委托其他科研单位、学校进行一些委托开发项目,但对开发出来的成果归属却没有明确约定,导致纠纷产生,而后果往往不利于委托人,因为法律规定委托创作合同没有就著作权权属作出约定的,著作权属于受托人。
(3)计算机软件著作权特殊规定
对于计算机软件的著作权,根据计算机软件保护条例的规定,受保护的计算机软件必须由开发者独立开发,并已固定在某种有形物体上。因此,虽然我国著作权实行的是自愿登记原则,但企业为更好的发展,还是要注意尽量办理著作权登记,尤其是计算机软件著作权的登记。
(二)风险防范
1.企业对生产经营管理中产生的作品,尤其是计算机软件要及时进行登记,取得软件著作权证书,这有利于著作权的保护,也有利于著作的商业化,企业可方便对外转让和使用许可。
2.对于职务作品、委托作品要依法明确约定著作权的权属。在接受国家任务或上级单位安排进行创作时、在本单位员工创作职务作品时、在委托其他单位开发作品时,都应注意对相应作品著作权权属的约定和收益分配,做到保护企业利益和鼓励员工创作、实现共赢合作的统一。
二、著作权运用的法律风险与防范
(一)法律风险
1.著作权许可使用
著作权使用许可的法律风险主要包括:著作权人或许可方不具备主体资格;许可使用权约定不明确;许可使用的权利种类不明确;许可使用的报酬约定不明确;许可使用的地域范围和期间不明确;违约责任约定不明确等。
2.著作权转让
著作权转让的法律风险主要包括:著作权主体资格不具备;转让前未进行评估或评估不当;著作权转让的权利种类约定不明确;转让著作权未签订书面合同;转让的著作权有权利瑕疵等。
(二)风险防范
1.在著作权的许可和转让中,可以要求对方提供相关权利证书或文件,确认对方为著作权的合格权利人,同时最好对著作权转让的客体的价值进行专业的评估。
2.著作权人将作品许可他人使用的,应当签订著作权许可使用合同,对以上提及的法律风险点作出明确的约定,尤其是对违约责任的约定;凡是转让著作权的,必须签订书面合同,特别要明确著作权转让的权利种类。
三、著作权侵权的法律风险与防范
著作权侵权的法律风险同商标权侵权的法律风险与防范基本相同,此不累述。但有一点需要企业多加注意,即企业要注意避免侵犯他人的著作权,尤其是计算机软件。为此,企业须注意以下两点:
(1)要使用正版的软件,尊重他人知识产权;
(2)在开发软件时,要独立进行创作,不要剽窃他人作品。
第五部分 商业秘密的法律风险与防范
商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
技术信息包括生产工艺、技术诀窍、产品配方、设计图纸、设计模型、关键技术参数和实验数据、研究报告、计算机程序等。
经营信息包括经营方法、管理方法、销售方法、产销战略、客户名单、货源渠道、投资计划、广告策略、管理经验、财务帐目、价目表投标标底等。
一、商业秘密取得和管理的法律风险与防范
(一)法律风险
1.合作开发和委托开发中技术秘密的归属不清
企业在经营过程中,会采取与其他企事业单位进行合作或者委托开发技术项目的情况,但在合作开发和委托开发的相关协议中,往往忽视对开发活动中形成的技术等商业秘密的归属的约定,最终导致技术秘密的权属纠纷或合作过程中双方不欢而散,合作流产。
2.技术秘密未及时申请专利
对于企业开发出来的具备专利水准的技术成果可以采用技术秘密加以保护,也可以选择申请专利的方式来保护,较之技术秘密保护过程中的非独占性、易泄露性和不确定性,专利对技术秘密的保护更全面、有效和经济,因此,企业要选择适当的时机以申请专利的方式来保护商业秘密。
3.商业秘密的管理不善
显然,商业秘密必须严格管理,管理不善的最大风险就是泄密。以下为企业商业秘密常见的泄漏方式:
(1)员工流动泄露商业秘密;
(2)工业间谍非法获取商业秘密;
(3)接待外来人员过程中的泄密;
(4)在与供应商或客户的商业交往中泄密;
(5)发表学术论文泄露商业秘密;
(6)做广告或参加商贸展览泄密。
一旦企业的商业秘密泄露,将给企业的生产经营带来不可挽回的损失。
(二)风险防范
1. 在合作开发与委托开发技术时,当事人各方应明确约定技术成果的归属,同时约定合作各方的保密义务,并约定违约责任。
2. 建立完善的商业秘密管理体系。企业应设立相关机构并制定商业秘密的管理办法,依照知识产权相关法律法规的规定,加强对企业知识产权的保护。
3. 注重保密协议的签订。首先,企业要与员工签订保密协议与竞业限制协议,杜绝因人才流失导致的技术秘密的泄露;其次,特别是要与有业务往来的个人、企业签订保密协议,防止合作中对技术秘密的窃取和不当使用。
二、商业秘密许可和转让的法律风险与防范
(一)法律风险
1.商业秘密的许可使用
在商业秘密许可他人使用过程中,主要存在以下法律风险:
(1)商业秘密许可使用合同对保密措施约定不当,对方泄密违约处于低成本或无成本状态;
(2)后续技术改进的归属和利益分享不明确;
(3)合同履行后的保密期限没有约定或约定不当。以上都可能是企业丧失商业秘密及其带来的利益。
2.商业秘密的转让
在商业秘密的转让,尤其是企业作为受让方的时候,转让涉及以下法律风险:
(1)转让的客体实际不属于商业秘密;
(2)商业秘密转让合同未对转让人受让后的保密义务和竞业限制义务作出合理约定;
(3)对转让的技术秘密,装让方通常要提供一定的资料和技术指导、培训等,而转让合同没有相关约定。
以上都可能导致作为受让方的企业付出代价而不能获得预期回报。
(二)风险防范
1.首先,必须对合作对象进行必要的调查,要选择那些资信良好、守法经营的企业作为合作伙伴,从合作对象上防范商业秘密的流失是最关键、最有效的环节。
2.其次,在商业秘密转让中,作为受让方,要对商业秘密本身进行考察,充分了解商业秘密的应用范围、可能产生的经济效益、市场范围和前景、需要付出的成本等因素。重合考虑,作出决定。
3.在商业秘密的许可与转让中,企业应建立健全以下制度:(1)制定与商业合作伙伴许可与转让商业秘密的相关制度,在其中注意对商业秘密的保护;(2)建立企业生产、销售及售后服务等各阶段的保密制度,做到保密制度体系的完整。
三、商业秘密侵权的法律风险与防范
(一)法律风险
商业秘密的侵权包括商业秘密被他人侵犯和侵犯他人商业秘密。依照相关规定,实施下列行为就构成了侵犯商业秘密:
(1)以盗窃、利诱、胁迫、或者其他不正当手段获取商业秘密;
(2)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取商业秘密;
(3)违反约定或者权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;
(4)企业员工违反合同约定或者权利人保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;
(5)第三人明知或者应知属于侵犯商业秘密的违法行为,仍从侵权人处获取、使用或者披露商业秘密的。
企业商业秘密被他人侵犯的法律风险是:商业秘密被泄露,从而使企业的商业利益遭受损失;而企业侵犯他人商业秘密的法律风险是:被他人指控侵权,不尽要承担民事赔偿责任,还可能承担行政责任甚至刑事责任。
(二)风险防范
首先,应及时对被侵权事件行为进行调查,掌握侵权的具体手段、秘密已被公开、侵权所造成的损害后果等;其次,应当根据侵权的具体情形和企业的状况,选择合理合法的救济途径并积极实施。总之,企业通过法律途径积极追究商业秘密侵权人的法律责任,可以在相当程度上挽回损失,保护企业的合法权益。
总之,无形资产涉及范围广,且属于知识和精神性产品,易于在人员流动、科技协作、对外交流等活动中流失。因此,依法建立相应的管理制度是无形资产管理的基础,是防止无形资产流失或侵权的关键。无形资产管理制度应包括:无形资产开发,无形资产权属,无形资产对外许可、转让、合作,无形资产投入产出考核,无形资产评估,无形资产融资,无形资产投资,无形资产审计监控,无形资产信息管理,无形资产档案等。