发明专利申请的创造性判断之我见

发布时间： 2011/05/15 | 来源：作者：马高平 《中华代理人协会网站》 |

内容提要：“审查指南”中关于创造性即显而易见性的判断存在瑕疵．其在现有技术的结合的逻辑推理过程中包含了本发明的内容。笔者认为，在进行判断发明的创造性的逻辑推理时。应当始终站在现有技术的角度，始终使用现有技术公开的内容和启示进行结合后的内容与发明的权利要求进行比较。
关键词：创造性判断 事后诸葛亮现有技术的结合
问题的提出：

专利的三性是一个发明专利申请能否被授予专利权的基本要素，而其中的创造性即显而易见性是其中较难判断也是争论最大的特性。
“审查指南”给出了判断显而易见性的步骤，即通常可按照以下三个步骤进行。
(1)确定最接近的现有技术；
最接近的现有技术．是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案．它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。
(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题：
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
“审查指南”中举了这样的例子，专利申请的权利要求涉及一种改进的内燃机排气阀．该排气阀包括一个由耐热镍基合金A制成的主体，还包括一个阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金B制成的覆层，发明所要解决的是阀头部分耐腐蚀、耐高温的技术问题。
对比文件1公开了一种内燃机排气阀，所述的排气阀包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金A制成，而阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金，对比文件l进一步指出，为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。
对比文件2公开的是有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金B对极其恶劣的腐蚀性环境和高温影响具有优异的耐受性。这种镍基合金B可用于发动机的排气阀。 在两份对比文件中，由于对比文件1与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同．且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。
将专利申请的权利要求与对比文件l对比之后可知，发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金B，以便更好地适应高温和腐蚀性环境。由此可以得出发明实际解决的技术问题是如何使发动机的排气阀更好地适应高温和腐蚀性的工作环境。
根据对比文件2，本领域的技术人员可以清楚地知道镍基合金B适用于发动机的排气阀．并且可以起到提高耐腐蚀性和耐高温的作用，这与该合金在本发明中所起的作用相同。由此．可以认为对比文件2给出了可将镍基合金B用作有耐腐蚀和耐高温要求的阀头覆层的技术启示，进而使得本领域的技术人员有动机将对比文件2和对比文件1结合起来构成该专利申请权利要求的技术方案，故该专利申请要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的。
这样的推理看似很严密、很合理，但是其是站在看了本发明的基础上的、事后诸葛亮式的逻辑分析。显然对于申请人和发明人是很不公平的，也违背了判断创造性的基本原则。而该推理逻辑在目前的审查实践中被广泛使用，成为了判断创造性的八股文。
思考和探讨：
根据专利法的规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。该实用新型具有实质性特点和进步。判断一个发明是否显而易见，必须使用发明申请前已经公开的现有技术或者其结合与本发明的权利要求相比较来进行逻辑推理。在该逻辑推理中不应当加入本发明的内容，否则就势必造成事后诸葛亮的判断结果。
例如，一个关于装填药的设备的发明专利申请，其包括一个带有孔的底板，孔下有空腔，一个刮板扫过底板表面将药刮到底板上的孔中。即借助于一个旋转刮具进行刮填，从而填充空腔。
审查意见中使用的对比文件1与本发明的权利要求l的区别是对比文件1没有刮板，而本发明有刮板，并指出该区别特征的实际目的是为了刮填空腔。而对比文件2中公开了一个填充药的装置，包括刮板来进行刮填，其作用和效果与本发明的刮板完全相同。因此，对比文件1和2的结合可以破坏本发明权利要求1的创造性。
但是，笔者发现对比文件1中根本不需要也不可能使用刮板，因为对比文件l中的孔和空腔突起在底板上，根本无法使用刮板，对比文件1和2不能结合。因此，本领域技术人员由对比文件1根本不能想到其与本发明的区别。也不能想到解决本发明要解决的技术问题．因为对比文件1根本不存在那样的问题。
也就是说．上述推理不是站在现有技术的基础上的推理。而是看了本发明之后才知道了要解决的技术问题，并将其加入到创造性的判断逻辑推理中。这必然导致事后诸葛亮式的错误判断。
这样的例子决不是个案，笔者在专利代理行业工作的十几年中发现很多专利申请相对于对比文件l要解决的技术问题在对比文件1中根本不存在或者由对比文件1根本想不到，也就不可能去找其他的对比文件或者公知常识来解决该问题。
因此，笔者认为，目前“审查指南”中关于创造性即显而易见性的判断存在瑕疵，其在现有技术的结合中包含了本发明的内容。就破。而发明的艰辛就在于谁能先发现这层窗户纸并将其捅破。世上的事情不是做不到．而是想不到。发明就更是这样。可以说发现本发明与对比文件的区别并看到其要解决的技术问题本身就是创造性劳动。
在目前的“审查指南”的关于显而易见性的判断中没有指出为什么本领域技术人员在现有技术的基础上能“(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”。实际上，如笔者上述的举例，根据对比文件1根本不能看到本发明与对比文件1的区别，也根本不能看到本发明实际要解决的技术问题。即根据现有技术，本领域技术人员根本想不到要解决本发明提出的问题，更不可能去找对比文件2来结合。
在“审查指南”的关于显而易见性的判断逻辑中没有提到在现有技术的基础上是否能发现本发明要解决的技术问题的步骤，因此该逻辑是断裂的、不完整的，是不能自圆其说的。而这样的发现往往是需要创造性劳动的。
“审查指南”中的该逻辑实际上是一种可以称为“反推”的逻辑，即站在看了本发明之后的角度来倒推以前的人们是怎么想的。可能类似于计算机领域的“反编辑”或者围棋领域的 “复盘”。其逻辑可以这样描述：
1、看了本发明之后判断本发明与对比文件1的区别：
2、看了本发明之后并经过与对比文件1的比较后知道对比文件1有哪些不足．有哪些需要解决的问题：
3、看了本发明之后才知道了要解决的问题之后，才去到相关的其他对比文件中寻找。 这就如同小孩子玩的寻宝游戏一样，大人告诉小朋友某个公园、某个区域有宝物，小朋友根据大人给的寻宝图去寻找。这样的寻宝自然要轻松很多、容易很多。按照这样的逻辑，很多发明都会显得非常简单、非常容易，因为最重要的发明任务已经由发明人完成了，后来的人们只要按照发明中的提示f即相对于对比文件的发明目的)按图索骥就可以了。
而真正的发明没有这样的寻宝图可以依赖。即由对比文件1根本看不出或者想不到本发明要解决的技术问题。那么，在本发明申请之前的人们怎么能够知道本发明要解决的技术问题呢?
尽管判断发明的创造性确实是在看了本发明之后进行的。但是在将不同的对比文件或者公知常识进行结合时，一定要在对比文件和公知常识中寻找结合的桥梁和纽带。而不能在本发明中寻找。
初浅的建议
笔者认为。在进行判断发明的创造性的逻辑推理时，应当始终站在现有技术的角度，始终使用现有技术公开的内容和启示进行结合后的内容与发明的权利要求进行比较。
例如，一个快速照相亭，其改进为其中的设施使用了方便残疾人使用的装置。审查意见中在判断其创造性时引用的对比文件1是一个普通的快速照相亭，而对比文件2为一个公共厕所，其包括方便残疾人使用的装置。
笔者认为判断发明的创造性的逻辑推理应该这样进行：
1、对比文件l与本发明权利要求1的区别为本发明包括方便残疾人使用的装置；
2、本领域技术人员知道快速照相亭是为了让人们来进行自行照相的场所，包括老人、小孩、残疾人等。本领域技术人员可以想到将方便老人、小孩、残疾人进行操作的设施应用到该快速照相亭中；
3、对比文件2公开了一个公共厕所，其包括方便残疾人使用的装置；
4、本领域技术人员在寻找适合不同人群使用的设施时，会想到将公共厕所中使用的方便残疾人使用的装置应用到快速照相亭中；
5、因此，现有技术给出了将对比文件2的方便残疾人使用的装置结合到对比文件1的快速照相亭中的技术启示；
6、将对比文件2的方便残疾人使用的装置结合到对比文件1的快速照相亭中的技术方案完全覆盖的本发明权利要求1的特征；
7、因此，权利要求1没有创造性。
再如．一个翻盖手机的发明专利申请，该翻盖手机包括主体和屏幕，屏幕与主体通过连接结构连接。通过该连接结构屏幕可相对于主体开合，翻开后屏幕可以进行360度旋转。对比文件1与本发明的区别在于连接结构，而对比文件2也公开了一种翻盖手机，并且公开了本发明的连接结构。对于这样的申请的创造性判断笔者建议这样进行：
1、对比文件l与本发明权利要求1的区别为本发明的连接结构为……；
2、对比文件2公开了一种翻盖手机，并且公开了一种连接结构为……；
3、对比文件1和2均为翻盖手机；
4、本领域技术人员将对比文件2的连接结构应用到对比文件1中仅仅是简单的对应部件的直接替换，是显而易见的；
5、因此，现有技术给出了将对比文件2的连接结构结合到对比文件l的手机中的技术启示；
6、将对比文件2的连接结构结合到对比文件1的手机中后形成的技术方案完全覆盖的本发明权利要求l的特征；
7、因此，权利要求1没有创造性。
上述这些推理过程中完全是站在发明之前已公开的技术基础上进行的，完全没有加入本发明的技术内容和任何的暗示。这样的推理才能得出真正的现有技术的组合，才能让申请人和发明人心服口服。
结论：
综上所述，尽管判断发明的创造性确实是在看了发明之后进行的，但是判断者一定要在对比文件和公知常识中寻找结合的桥梁和纽带，必须完全站在申请日(优先权日)前已经公开的技术的角度，完全不应当加入任何本发明的内容和启示，否则必然造成事后诸葛亮的错误，对于发明人和申请人是非常不公平的。
“审查指南”给出的判断显而易见性的逻辑推理看似严密、合理，但是笔者在十几年的专利代理实践中发现，按照这样的逻辑得出的结论经常是错误的。
以上只是本人的一些不成熟的思考和建议．希望能得到更多专业人士的点评和指教。