恶意抢注的商标无效


前言：历时两年多，号称“中华老字号海外维权第一案”的王致和商标案，2009年4月23日尘埃落定。拜仁州州立高级法院（Oberlandgericht München）判决德国欧凯（Okai）公司不得在德国继续使用“王致和”商标，并注销其恶意抢注的“王致和”商标，否则将对欧凯公司处以25万欧元的罚款或对其主要负责人处以6个月监禁。
此前，其他中国老字号和著名企业面对来自海外的恶意抢注，更多是采取协商、退让甚至任其所为的消极态度，海外抢注事件也层出不穷。据国家工商总局统计，改革开放 30年以来，总共发生了2000多起中国出口商品的商标在海外被抢注的案例，给企业走出国门设置了贸易壁垒，同时每年造成无形资产的损失达到10亿人民币。目前中国驰名商标更是遭遇抢注高峰期，国内目前约有15%的知名商标在海外被抢注，每年海外商标抢注案件多达100余起，其中老字号被抢注的约30起。
作为中华老字号海外维权第一案，作为中国加入世贸组织后第一起中国企业在国外以原告身份进行的商标诉讼案，王致和公司的胜利意义深远。这为中国企业海外维权发出积极信号，鼓舞了士气，唤醒更多正走向国际化的中国企业增强商标意识和维权意识，在面对他人的恶意侵犯知识产权时，应该也完全可以用法律武器维护自己的权益。

正文：

“商标恶意抢注”（Bösgläubige Markenanmeldung）成为当下妇孺皆“知”的时兴语，顾名思义，可以解释为出于非法律所倡导或保护的善意目的而抢先注册某一商标。但诸如下泻问题却并非人人皆能准确作答。恶意之“恶”具体体现在哪里？抢先注册，其“先”又是如何认定？构成商标恶意抢注的具体要件有哪些？法院认定商标恶意抢注成立的法律后果又有哪些？商标恶意抢注诉讼维权的关键是什么？笔者在此引用德国联邦最高法院(BGH)2008年1月10日的一个判决（卷宗I ZR 38/05）对上述提问一一作答。
该案原告为美国一时尚服饰厂商，99年在美国本土登记注册“AKADEMIKS”商标，销售标有该品牌的街头元素服饰（Streetwear），兴盛一时。02年该产品登陆欧洲，03年进入德国市场时，接到一公司（系本案被告一欧洲合作伙伴）发出的商标侵权(Markenverletzung)的警告函（Abmahnung）。 细查之后，原来“AKADEMIKS”已经于2000年为一家德国服饰生产商所注册，用于其公司旗下的衣裤鞋帽等产品。该美国公司随即提请诉讼，要求该德国服饰生产商停止使用“AKADEMIKS”商标，并以恶意抢注为由，申请撤销该公司的商标注册。
一审，慕尼黑州立地方法院(Landgericht München)判原告胜诉，但又被拜仁州州立高级法院(Oberlandgericht München)驳回。本案最终上诉到联邦最高法院(BGH)。到底一个在德国境内合法注册并使用的商标是否可以对抗一个仅在境外注册和使用的商标？
联邦最高法院的法官在判决中首先指明，依据德国商标法(MarkenG)的领土管辖权原则(Territorialitätsgrundsatz)，一般允许个人就一仅在德国境外注册并做为商标使用于同类（identisch）或类似（ähnlich）产品的标识提出的商标注册申请，但申请人①已经知悉该标识在境外注册和使用事实且②恶意申请的除外。即申请人提出某一标识做为商标的注册申请仅以该标识在德国境内是否已被注册或使用为可否前提，至于该标识的境外注册和使用事实仅在申请人事前知悉的前提下，且申请人出于恶意申请时无效。
被告（德国公司）做为该标识“AKADEMIKS”在德国境内的最先使用者，并经合法注册程序取得商标所有权，符合德国商标法关于商标申请生效的前提要件。本案的关键在于被告在申请时①是否已经知悉该标识在美国的注册和使用事实，以及②是否出于恶意提出注册申请。

案件分析：

①被告是否已经知悉该标识在美国的注册和使用事实：
关于是否知悉的事实认定，原被告双方自然各说一词，即便要求各方举证以支持各自的说法，一般也很难得出令人信服的结论。因此，一般法理上采取推定原则，即满足以下三个前提条件，由被告方承担不利的法律后果。

1）申请人事前已经知悉或必须知悉（wissen müssen），在境外已经有一个同样的或相类似，易混淆的标识使用于至少同类（zumindest gleichartige）的商品；
2）该标识的境外所有者在可预见的时间内将在德国境内使用该标识；
3）申请人对标识所有者将在境内使用该标识的打算必须预见到。

法官认定，本案事实部分满足以上三个前提条件。鉴于欧美市场的紧密联系性，德国的同类厂商对一美国市场的知名品牌全然不知的说法显然是站不住脚的（前提1）。而在时尚服饰领域，该美国厂商顺应流行全球化趋势进入德国市场只是时间问题，如此浅显的常识，是一个专业的德国同行所必须预见到，预见不到，自然由其承担不利的后果（前提3）。同时，根据最普遍的企业市场战略，一般企业都会选择首先在本土市场站稳脚跟，做大做强，再行进入国际市场。该美国公司用3年时间专注于经营本土市场，随即登陆欧洲，进入德国可谓水到渠成，满足上述前提之2。

②是否出于恶意提出注册申请：
关于抢注商标恶意的认定，一般着眼于其申请注册商标的本意是否违反不正当竞争法(UWG)。
根据德国商标法规定，符合以下情形的，即被认定恶意成立：

1）申请人已知悉某一标识已经被他人使用，并受相关法律的保护，在没有足够的事实理由的支持下，基于以下目的或意图：
1.1）对该标识的先行使用者的占有状况造成妨碍(Störung des Besitzstandes)，
1.2）对该标识的先行使用者的使用造成阻碍(sperren des Gebrauchs)，
就同一标识(gleiche)或与之相类似，易混淆(zum Verwechseln ähnliche)的另一标识提出商标注册申请，并使用于相同（gleiche）或同类（gleichartige）的商品（Waren）或服务（Dienstleistungen）。
2) 申请人通过注册某一标识为合法商标，但把商标法和反不正当竞争法(UWG)赋予商标的限制功能（Sperrwirkung）非用于促进正当竞争目的使用。
本案被告在举证过程中，未能提供足够的令人信服的事实理由，以支持其非恶意的申请初衷，因此被联邦最高法院裁定恶意成立。

附记：

拜仁州州立高级法院驳回一审判决的理由：在美国市场，每年都会涌现出不计其数的新商标和产品，但真正经营成功的屈指可数，尤其在时尚领域。所以要求德国同行时刻关注美国市场上如雨后春笋却大多只是走个过场的新商标和产品，并认定其不久的将来一一进入德国，与情与法相悖。
而联邦最高法院的判决正是以子之矛攻子之盾，本案原告做为美国一时尚服饰厂商，以“AKADEMIKS”为商标销售街头元素服饰（Streetwear），迅速走红兴盛一时。该公司做为市场优胜劣汰规则下为数不多的存活者，具有很大的发展潜力和空间，不日进军国际市场符合一般的商品市场规律，所以认定被告抢注商标无效，并限期停止使用该商标行为。

结束语:

虽然联邦最高法院的判决维护了境外商标所有人在德国境内的合法权益，对当下恶意抢注商标的不法行为敲醒了警钟，同时加大了同类案例维权者胜算的筹码。但在德国但凡牵涉诉讼，必旷日持久，耗费甚巨，即便熬出头艰难胜诉，法得彰，理得显，些许振奋之余，实际上维权者多是得理不得利，心力交瘁，谈“讼”色变。因此笔者在此建议广大读者，尤其是有心进入欧洲市场的公司企业，在认识商标潜在的巨大经济价值的同时，更需提高“以法护权”的法律意识，适时制定和调整商标策略，及时向德国专利商标局（DPMA）提出注册申请。申请商标不可避免的考虑时间和费用成本，自然不是多多益善，但关乎本企业存亡兴衰或与之发展举足轻重的商标，花费些许时间和金钱，买一个铁定的法律保障，从而避免因商标被恶意抢注而卷入无休止的维权诉讼，值与不值毋须笔者多言。