第十二条 律师作为被告方代理人的注意事项。

（一）客户预计对方会起诉时、客户已接到起诉状副本作出分析

1、案件是否属于人民法院的受理范围。

2、受诉法院是否有管辖权。

3、双方当事人是否均适格。

4、有无仲裁条款、书面仲裁协议及其效力。

5、是否超过诉讼时效期间。

6、对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断。

7、被告侵权的证据的情况及数量。

8、被告行为的法律性质及后果。

自我分析已构成侵权的情况下，考虑与对方和解。

（二）分析认为不构成侵权时，可从下面几面进行抗辩。

1、原告不具有商标，或不能单独行为商标。

2、侵权行为不存在。

①是依法行使法定许可使用权；

②出版者、制作者能举证证明其出版、制作有合法授权；

③如果是出版者的话，证明自己已尽到合理注意义务；

④计算机软件开发者能举证，其开发的软件是由于可供选用的表达方式有限才与已经存在的软件相似的。

3、损害不存在或数额计算没有依据。包括：没有存在损害后果；原告的损失计算不正确；被告的获利计算不正确；损失计算的方式不正确；法定赔偿不合理。



第四章 与行政机关有关的商标法律业务



第十三条 律师商标行政法律业务主要包括但不限于：

（一）对商标评审委员会做出的评审决定或商标局做出的撤销注册商标专用权决定不服提起的行政诉讼；

（二）对工商行政管理机关做出的行政处罚决定不服气提起的行政诉讼；

（三）行政复议以及行政听证；

（四）代理受害方进行投诉、协助查处工商行政管理部门进行查处（俗称打假）。



第十四条 律师代理对商标评审委员会做出的评审决定不服或商标局做出的撤销注册商标专用权决定不服提起的行政诉讼注意事项：

（一）商标评审委员会做出的评审决定包括驳回商标注册申请复审决定、商标异议复审决定、商标争议决定；商标局做出的撤销注册商标专用权决定包括因连续三年不使用被申请撤销的决定、因注册商标违法使用或其使用的产品粗制滥造被注册商标被撤销的决定。

（二）受理法院：一审为北京市第一中级人民法院，二审为北京市高级人民法院，除此以外，其他任何法院均没有管辖权。



第十五条 商标的行政执法主体主要是，各级工商行政管理部门和各级海关。工商行政管理部门是主动或根据有关人员的投诉对侵犯他人注册商标专用权的行为或假冒注册商标的行为或应当使用注册商标但未使用注册商标的行为进行查处。海关根据《知识产权海关保护条例》对怀疑的进出口货物侵犯注册商标专用权的货物采取扣留的行政行为，该程序也可以基于当事人的请求进行。



第十六条 律师代理受害方进行投诉、协助查处工商行政管理部门进行查处一般应提供如下资料、文件：

（一）投诉书

（二）商标注册证原件、复印件；如有续展，还需要续展证明。

（三）商标公告原件或复印件；

（四）涉嫌侵权产品样品；

（五）投诉人主体资格证明；

（六）授权委托书；如委托人是港、澳、台或外国企业或个人，应根据有关规定办理公证、认证手续。

由于执法机构的做法并非完全一致，上述资料、文件也可能因执法机关的要求不同而有所不同。

因商标在注册后可能会被撤销或未续展而实效，因此，为慎重起见，在投诉前可以进行查询，查询商标注册的有效性。



第十七条 律师代理注册商标专用权海关保护案件注意事项：

（一）注册商标专用权海关保护既可以基于注册商标进行了海关保护备案登记而进行，也可以基于权利人向出口货物所在地海关投诉而进行。

（二）作为投诉方，应向海关提供被扣留货物等值的担保，被扣留货物一方也可以提供相应担保以使其货物得到海关放行。

（三）海关扣留货物后，海关并不直接认定侵权，海关会要求当事人向海关所在地工商行政管理部门按照行政查处进行处理或向海关所在地人民法院按照侵犯注册商标专用权进行处理。



第五章 与商标有关的刑事法律业务



第十八条 律师从事商标方面的刑事法律业务与从事普通刑事案件，在程序、权利、业务范围并没有实质性区别或较大的不同，且商标纠纷涉及刑事的案件亦相对较少，现暂不制定详细指引。



第六章 附则



第十九条 本指引适用于广东省律师承办商标案件代理业务，本指引由广东省律师协会负责解释。

第二十条 本指引与法律、法规、司法解释等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、法规、司法解释等相关法律规定为准。

第二十一条 本指引自公布之日起实施。