广东省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2019）粤民终649号

上诉人(一审被告)：东莞市**硅胶有限公司。

法定代表人：肖**。

委托诉讼代理人：周**，该公司工作人员。

委托诉讼代理人：袁立鹏，广东立慧律师事务所律师。

被上诉人(一审原告)：姜**。

委托诉讼代理人：陈**，深圳市**知识产权代理事务所（普通合伙）专利代理人。

上诉人东莞市**硅胶有限公司（以下简称硅胶公司）因与被上诉人姜**侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2017）粤73民初4102号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年4月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

硅胶公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回姜**的全部诉讼请求，本案一、二审诉讼费用由姜**承担。事实和理由如下：1.被诉侵权产品不落入本案专利权保护范围。被诉侵权产品有明显的“CAMLSOR”的LOGO，而本案专利没有；两者在大小、颜色和凸起装饰不同；两者在衔接鞋子脚跟的前、后扣及中间椭圆形部分的形状不同。前述区别构成显著差异。2.硅胶公司主张先用权抗辩。本案专利申请日是2013年12月11日，硅胶公司在此之前已经制造涉案产品并销售，目前仅有库存且未销售涉案产品，属在原有范围内制造使用不构成侵权。3.姜**虽提交了专利授权许可合同，但无足够证据证明其实际实施了本案专利，其亦未提供证据证明所受实际损失，一审判赔金额过高。

姜**书面答辩称，被诉侵权产品与本案专利设计的主要区别仅在于防滑掌与后扣所形成的“8”字形略有不同，该区别属于细微差异，两者在整体视觉效果上无实质性差异，被诉侵权产品落入本案专利权保护范围。硅胶公司一审提交的先用权抗辩证据不足以证明其主张。一审判赔数额并不过高，实际是偏低。请求二审法院维持原判。

姜**于2017年11月6日向一审法院提起诉讼，请求判令：1.硅胶公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害ＺＬ20133061××××.Ｘ外观设计专利权的产品的行为，并销毁库存产品；2.硅胶公司销毁被诉侵权产品专用生产模具；3.硅胶公司赔偿姜**10万元；4.硅胶公司承担本案的全部诉讼费用。

一审法院认定事实如下：姜**于2013年12月11日向国家知识产权局申请了名称为“防滑鞋套（冰爪）”外观设计专利，并于2014年5月21日获得授权，专利号为ＺＬ20133061××××.Ｘ。该专利持续缴纳年费，至今合法有效。简要说明显示该专利的用途是用于套在鞋子上起到防滑的作用，设计要点在于形状，最能表明设计要点的图片或照片是立体图。

国家知识产权局专利实施许可合同备案证明显示，姜**将本案专利普通许可给惠州**硅胶制品有限公司，合同有效期为2016年9月29日至2017年9月28日，使用费总计10万元。同年10月17、18日，惠州**硅胶制品有限公司通过中国农业银行向姜**转账支付10万。上述合同备案日期为2016年10月25日。

2017年12月18日，姜**的委托代理人彭清在广东省深圳公证处以“come**18”账号登录168*商城网站，进入“已买到货品”搜索订单号为5716**916的订单，查看订单详情，当前订单状态为“交易已成功”，快递承运商为中通速递，运单号码为453**413，收货信息为刘小姐广东省福田市**大厦2506号135××××1955，卖家信息为硅胶公司，货品名称为“东莞硅胶制品生产厂家直销雪地5齿硅胶防滑鞋套冰爪现模”，货单为9.50元，数量一个。上述货品详细图文信息显示，订购量1-99件，价格为9.5元/件；100-9999件，价格为6.30元/件；订购量≥10000，价格为5.60元/件，建议零售价为20元/件，产品类别为防滑鞋套/冰爪，品牌为**，并介绍“以下是我司力推的新款硅胶雪地防滑鞋套冰爪，均为现模生产，质优价更优”。该网店基本信息显示其开设者为硅胶公司。广东省深圳公证处公证人员见证上述过程，据此出具了（2017）深证字第188196号公证书。

一审当庭拆封公证封存的包裹，内有收据（收据上盖有硅胶公司的公章）一张和被诉侵权产品一个；网络购买实物封装于塑料快递袋内的长方盒内，快递袋侧面覆盖粘贴快递单，快递单完整，无破损和涂改痕迹；寄：陈生180××××0398广东省东莞市东坑镇；收件信息、快递单承运方、运单号码与公证书上一致。硅胶公司当庭确认被诉侵权产品是其制造和销售的。

将被诉侵权产品与姜**专利进行比对，姜**认为本案专利由前扣、防滑掌、后扣三部分构成，前扣呈三角形，内部中空；防滑掌和后扣整体呈现“8”字形，防滑掌表面设有防滑凸起和防滑钉，防滑钉数量为五个，中间一个，两侧各对称设置两个；后扣呈三角形，内部中空，后扣大小约为前扣三倍，后扣的最下端设有圆弧形提拉凸起。被诉侵权产品与本案外观设计专利相比，两者设计相同，被诉侵权产品与姜**专利产品在整体视觉效果上无差异，被诉侵权产品与姜**专利构成近似。硅胶公司认为：1.姜**专利与被诉侵权产品有差异，我方产品有一个明显的“CAMLSOR”的LOGO；2.姜**产品与被诉侵权产品的大小、颜色和里面的凸起装饰不一样；3.衔接鞋子脚跟的前、后扣和中间椭圆形的部分不一样，前面呈三角形，底面呈椭圆形。

硅胶公司主张先用权抗辩，并提交以下证据：1.模具照片，模具上刻有日期2013年10月25日；2.《购销合同》，甲方为CAMPSOR**户外用品徐**，乙方为东莞市**硅胶有限公司，货物名称为五爪防滑鞋套及其模具。合同签订日期为2013年10月15日，有甲方负责人徐伟光签名及硅胶公司签章；3.《送货单》四张，抬头为硅胶公司，客户名称为徐生，产品名称为五爪防滑鞋套，时间为2013年10月、11月。拟证明硅胶公司有生产、销售被诉侵权产品。姜**发表质证意见认为，1.模具照片为打印件，对其三性不确认，且模具上标注的时间是可以随意打印和刻印，以该证据来证明硅胶公司生产和销售的时间没有事实和法律依据；2.购销合同仅有硅胶公司单方签章，且无合同甲方主体信息及印章，对其合同的三性不予确认；3.对送货单三性不予确认。

另查明，硅胶公司是有限责任公司，成立日期为2013年11月13日，注册资本为200万元人民币，经营范围为硅胶制品、模具等。

姜**请求法院依照本案专利许可费10万元判赔经济损失及合理费用。

一审法院审理认为，本案属于侵害外观设计专利权纠纷，姜**是名称为“防滑鞋套（冰爪）”外观设计专利权人，该专利权处于合法有效状态，可以提起本案诉讼。结合诉辩双方的主张，本案主要审查以下问题：1.被诉侵权外观设计是否落入姜**本案专利权的保护范围;2.硅胶公司的先用权抗辩是否成立；3.硅胶公司的被诉侵权行为是否成立;4.本案侵权责任如何认定。

一、关于被诉侵权外观设计是否落入姜**本案专利权保护范围的问题。本案中，被诉侵权产品与本案外观设计专利产品均为防滑鞋套，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定，可以进行比对认定二者是否相同或者近似。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。将被诉侵权设计与本案专利设计进行比对，以一般消费者的知识水平和认知能力，通过整体观察、综合判断，被诉侵权设计与本案外观设计主要存在防滑掌与后扣所形成的“8”字形略有不同等区别，但这些均属于细微区别，二者的整体视觉效果上并无实质性差异，构成近似，被诉侵权设计落入本案专利权的保护范围。

二、关于硅胶公司的先用权抗辩是否成立的问题。根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。本案中，硅胶公司虽提交了模具照片、购销合同和送货单，但上述证据对于模具的真实性、关联性难以确定，购销合同和送货单因为没有附产品照片与本案专利的关联性也难以确定，其证明力较弱，难以证明硅胶公司“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备”，在没有其他证据佐证的情况下，一审法院不予采信，故硅胶公司的先用权抗辩不满足法律规定的相应构成要件，一审法院不予采纳。

三、关于硅胶公司的被诉侵权行为是否成立的问题。硅胶公司当庭陈述被诉侵权产品是其制造和销售的，再结合涉案公证书、产品实物等证据，足以证明硅胶公司制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品。鉴于被诉侵权设计落入本案专利权的保护范围，因此硅胶公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为构成侵权。

四、关于本案侵权责任如何认定的问题。硅胶公司制造、销售、许诺销售了侵害姜**享有专利权的产品，依法应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。根据姜**提供的相关证据和硅胶公司称其拥有被诉侵权产品专有模具并留有库存产品的陈述，姜**关于硅胶公司销毁库存产品和专有生产模具的主张，一审法院应予支持。关于赔偿损失责任，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。本案中，当事人未能提供证据证明姜**因侵权受到实际损失或者硅胶公司侵权获利的具体数额，虽然姜**提交了专利实施许可备案证明以及许可费支付的证据，但在未提供其他能够佐证该专利实施许可实际发生的证据的情况下，一审法院综合考量本案专利权的类型、硅胶公司侵权行为情节以及姜**为维权支出的合理费用等因素，酌定硅胶公司赔偿姜**经济损失及合理开支共30000元。姜**所主张赔偿金额超出上述金额的部分，一审法院不予支持。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十五条、第六十九条第一款第二项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条等的规定，判决：一、硅胶公司于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售、许诺销售侵害名称为“防滑鞋套（冰爪）”、专利号为ＺＬ20133061××××.Ｘ外观设计专利产品的行为，并销毁库存产品及侵权产品专用生产模具。二、硅胶公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿姜**经济损失及合理开支30000元。三、驳回姜**的其它诉讼请求。一审案件受理费2300元，由姜**负担805元，硅胶公司负担1495元。

二审诉讼期间，双方当事人均未提交新证据。

经审理，一审法院认定事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。姜**是名称为“防滑鞋套（冰爪）”、专利号为ＺＬ20133061××××.Ｘ的外观设计专利权人，其合法权利应受法律保护。根据当事人的上诉请求与理由、答辩意见，本案的争议焦点为，被诉侵权产品是否落入本案专利权保护范围，硅胶公司的先用权抗辩是否成立，一审判赔数额是否合理。

一、关于被诉侵权产品是否落入本案专利权保护范围的问题

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”被诉侵权产品为一种防滑鞋套，与本案专利产品属于相同种类产品，可以将两者的外观设计进行对比。将被诉侵权产品与本案专利设计进行比对，两者均由前扣、防滑掌、后扣三部分组成，前、后扣均为内部中空、形成类似三角形，后扣大小约为前扣三倍，防滑掌与后扣整体呈“8”字形，防滑掌表面均设有防滑凸起和防滑钉，防滑钉数量及设置位置一致，后扣的底部均有一小凸起。两者的区别主要在于两者的防滑掌与后扣组成的“8”字形整体形状略有区别，被诉侵权产品的相对细长；两者后扣底部的小凸起形状有所区别，本案专利的为圆弧形，被诉侵权产品的为三角形。通过本案专利与被诉侵权设计的比对可知，二者的整体造型和各组成部分的形状、比例基本一致，两者间的不同点属于局部细微区别，对整体视觉效果不产生显著影响，被诉侵权设计与本案专利在整体视觉效果上无实质性差异，一审判决认定被诉侵权产品落入本案专利权保护范围，并无不当。硅胶公司该上诉理据不足，本院不予支持。

二、关于硅胶公司的先用权抗辩是否成立的问题

本案中，硅胶公司主张其在本案专利申请日前已经制造、销售被诉侵权产品，根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第（二）项的规定主张先用权抗辩，为此提交了模具照片、购销合同和送货单证据。前述证据均为硅胶公司单方提供，购销合同、送货单均无相对方印章，其中购销合同显示标的金额为75000元，涉及“五爪防滑鞋套模具”3套和“五爪防滑鞋套”12000双，二审庭审中硅胶公司明确表示不能提供与该合同有关的付款凭证、发票等证据予以佐证。此外，硅胶公司成立日期为2013年11月13日，晚于购销合同签订日期2013年10月15日以及模具照片显示的2013年10月25日，这一情形与常理不符。综上，硅胶公司提供的证据不能证明其在专利申请日前已经制造、销售被诉侵权产品，其先用权抗辩没有事实依据，本院不予支持。

三、关于一审判赔数额是否合理的问题

根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，由于姜**因被侵权所受到的实际损失以及硅胶公司因侵权所获得的利益均难以确定，也没有可供参考的专利许可使用费，一审法院综合考虑本案专利类型、侵权行为性质和情节、姜**为制止侵权行为支出的合理费用等因素，酌情确定硅胶公司赔偿姜**30000元，并无不当，本院予以维持。

综上所述，上诉人硅胶公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费550元，由上诉人东莞市婷峰硅胶有限公司负担。

本判决为终审判决。