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被控侵权标识为在后注册商标时的侵权认定(下)

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2019-05-25 08:30

#被控侵权标识为在后注册商标时的侵权认定(下)

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导读：其二，虽然我国法律规定相同或相似商标在相同或类似商品或服务上不应获得注册，但并不能倒推得出商标获得注册本身就表明该商标与相同或类似商品或服务上的其他在先注册商

　　其二，虽然我国法律规定相同或相似商标在相同或类似商品或服务上不应获得注册，但并不能倒推得出商标获得注册本身就表明该商标与相同或类似商品或服务上的其他在先注册商标不相同也不相似的结论。我国商标法规定了商标异议和商标撤销制度，任何人认为他人在后注册的商标与其在先注册的商标相同或相似的，都可以向商标局或商标评审委员会提出异议或撤销请求，其中不乏异议或撤销请求成功的案例，这说明商标局在授权审查时判断商标是否相同或相似的标准是可以怀疑的，不能因为商标注册成功就认为两个商标一定不相似。

　　其三，商标行政主管机关对商标是否相同或相似的判断明显有误时，法院有权予以纠正。我国商标法规定，当事人对商标评审委员会撤销其注册商标或者维持商标局不予注册的裁定有权提起诉讼，[xxx]这本身就赋予了司法机关对行政行为的监督功能。当事人没有就该裁定提起行政诉讼，或者没有就商标评审委员会就商标是否相同或相似的判断提起行政诉讼时，人民法院同样有权在商标侵权判断中对商标是否相同或相似独立作出判断，而不应当受制于行政机关的判断。法院这种判断本身也是司法审查的一种方式。司法审查的目的并不是“维护行政机关确权的客观事实和权威”，[xxxi]而是对行政权力的制约，保障公民和法人的基本权利。

　　总之，商标是用于区别不同商品生产者或服务提供者的标识，商标的重要性就体现在其识别性上，在同一核定使用范围内，一个商标只能存在一项专用权，与其相同或近似的商标不符合法定注册条件。同时，从公平及诚实信用原则出发，任何权利的行使均不能对他人的合法权益造成损害。与他人在先权利相冲突的商标不具备合法性，无论其是否注册，行为人均无使用该商标的合法依据，否则会给消费者判断商品来源造成困难，亦会给在先商标注册人的合法权益造成损害，与商标法的立法目的相悖。故作为商品生产者或服务提供者，其在使用或者申请注册商标时，必须尊重他人权益，不得侵犯他人的合法在先权利，不能与他人在先的注册商标相同或相近似。就本案而言，原告拥有专用权的“恒升”商标是1993年2月20日核准注册的，核定使用在第9类商品上。原告虽系经转让获得该商标的专用权，但该商标所包含的在先权利应为该商标专用权的组成部分，由原告同时行使。作为同行业的经营者，被告恒生科技公司在其后注册和使用商标时，应本着诚实信用的原则进行合理的避让，但其无视他人合法在先的注册商标专用权，在相同商品上注册并许可他人使用与“恒升”注册商标相近似的商标，其行为有失诚实信用原则。故虽然恒生科技公司注册了“恒生”文字商标，但由于这些商标均包含有与他人在先注册及使用的“恒升”商标相近似的内容，从公平、诚实信用、保护在先权利以及维护正常的市场经济秩序的原则出发，被告不能以其拥有的上述商标专用权作为其不侵权的抗辩理由。

　　三、“恒升”与“恒生”商标是不是相似商标？

　　相同或相似商标在相同或相似商品或服务上的使用，必然会给消费者造成混淆，并影响到商标权人的市场利益，而判断商标是否相同或相似是确认商标侵权的关键。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，商标相同“是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别”，商标近似是指“被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”

　　一般说来，商标使用于商品后，一般消费者施以普通注意力仍不免发生混淆，即可认定为相似商标。商标相同则是指商标整体及其各构成要素的色彩、形状、排列组合等各方面均完全一致。商标近似主要表现为读音相似、外观相似、观念相似。所谓读音相似是指在判断文字商标或者文字为组成要素之一的商标是否是否相似时，如果两者的读音相同或者相似，则可以认定两个商标构成相似。如“长虹”与“长弘”的读音完全相同，两者使用在相同或相似商品或服务上时，就可能造成消费者的混淆，从而构成相似商标。外观相似是指在判断非文字商标或者文字不是主要组成要素的商标是否相同或相似时，如果从两商标的可视外形构成相同或者相似，则可认定两商标构成相同或相似。例如一个商标为狗头图形，另一商标为狼头图形，本来作为动物狗与狼的外形就具有一定的相似性，取两者的头形作为商标使用在相同或相似商品或服务上就很可能造成消费者的混淆，两者可能构成相似商标。观念相似是从商标的内涵意义上判断的，如果两个商标所表达的意义相同，尽管两者的其他方面可能不同，仍可能被判断为相同或相似商标。如一个商标是“999”，另一个商标是“三九”，两者的外观虽然完全不同，但从观念上看两者是一致的，应为相似商标。

　　判断商标是否相同或者近似，一般应以一般人施以一般注意力为准，既要注重对商标主要组成部分的比较，也要注意从商标外形整体上比较。在具体判断时，应遵循消费者记忆测验原则，以消费者脑海里是否发生混淆为准。一般消费者在购买商品时，并不将来两个商标作仔细比较，而是依据其对真正商标不确定的模糊记忆判断，故在判断商标是否相同或相似时，应当实行异时异地观察，以消费者脑海中的模糊印象为判断标准。[xxxii]最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”

　　本案原告恒升远东集团的在先取得的注册商标“恒升”与被告的注册商标“恒生”是否为相似商标，应根据市场环境下，普通消费者施以一般注意力，是否会对二者造成混淆进行分析、判定。“恒升”与“恒生”均为文字商标，其读音、字形对消费者识别商标具有决定性作用。在读音上，“恒升”与“恒生”的读音完全相同。在字形上，“恒升”商标为美术体，而“恒生”商标为为黑体，两者字体上不同，但二者均由“恒”字与另一文字组合而成，二者的差别仅为“升”与“生”的不同。因两商标的读音完全相同、字数相同且均具备“恒”字，字体上的不同不足以将二者区分开，容易导致普通消费者将二者相混淆。在两商标上述内容相同的情况下，对于施以一般注意力的普通消费者而言，“升”与“生”两字字形的不同，对其识别活动不会产生实质性影响。“恒升”与“恒生”的字面意义因“升”与“生”的不同而有差别，但由于“恒升”与“恒生”均不是常用词汇，其字面意义对普通消费者的识别活动作用有限，不属于决定性的因素。由于“恒升”不属于通用词汇，“恒升”作为文字商标，其之所以能被核准注册并非仅因为其所使用的美术字体，故不能以“恒生”字样未使用“恒升”商标的美术字体而认为二者不相近似，普通消费者亦不会因字体的不同而将两个商标相区分。因此，在市场环境下，普通消费者极易对使用“恒升”与“恒生”商标的电脑产品的来源产生误认，认为它们是同一厂家生产、销售的产品，或二者存在某种联系。即便对于知道存在“恒升”与“恒生”两种电脑产品的消费者来说，在其不特别注意且特别记忆的情况下，亦很难分清且记忆“恒升”与“恒生”哪一个是原告的商标，哪一个是被告的商标。恒升远东集团收到用户对“恒生”笔记本电脑的投诉信、《齐鲁晚报》的相关报道亦可说明被告产品使用“恒生”商标的行为已给公众造成了事实上的混淆和误认。根据以上理由，“恒升”与“恒生”商标应认定为相近似的商标。[page]

　　四、当被控侵权商标也是注册商标时，法院应当如何审理？

　　法院在审理商标侵权案件时，如果被告的商标也是合法注册商标，法院应当如何审理？法院是否必须等待原告到行政机关将被告的商标权申请撤销后才能判断是否侵权？我们认为，原告是否申请撤销被告的注册商标并不是判断侵权的必要条件。具体说来，审理这类案件的步骤是：

　　第一，如果当事人都有合法注册的商标权，只能是在先注册商标权人起诉在后注册商标权人，而不能是相反，故法院首先应当查明原告是否先于被告取得注册商标。如果原告取得的注册商标后于被告取得的注册商标，则应驳回原告的诉讼请求。

　　第二，如果原告的注册商标先于被告注册，则应进一步审查两个商标是否构成相同或者相似。此时应注意在被告申请注册商标时原告是否提出了异议，在被告取得注册商标后原告是否及时提出了撤销请求，针对商标局的裁定当事人是否提起了行政诉讼，法院是否已作出了生效判决。

　　如果针对原告的异议或撤销申请，商标局或者商标评审委员会已经作出了相应的裁定，当事人不服该裁定已经提起行政诉讼的，则根据我国《民事诉讼法》第一百三十六条“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”中止诉讼的理由，应当中止侵权案件的审理，等待行政审判的结果。如果该行政诉讼已经结束，行政判决已经生效，且该行政判决已经就两个商标是否相同或相似作出判决的，则为避免法院生效判决之间的矛盾，民事侵权之诉应采纳该行政判决书所认定的内容，但当事人如果在民事诉讼中提出充分证据足以证明行政判决所认定的事实是错误的，则民事侵权诉讼可以就两商标是否相同或相似作出独立判断。如果该生效行政判决未就两个商标是否相同或相似做出判断的，民事侵权诉讼可以作出独立的判断。

　　如果原告就被告的商标注册提出异议后，商标局或商标评审委员会作出相应裁定但当事人并未提起行政诉讼的，一般应尊重行政裁决的严肃性，法院在民事侵权诉讼中不宜作出相反的判断。但基于司法权独立甚至高于行政权的理念，法院审判也不宜受行政裁决的过多约束。如果当事人在民事侵权诉讼中提供充分证据证明行政机关的裁决有误时，法院在民事侵权诉讼中可以作出独立的判断。如果原告在被告申请注册商标过程中没有提起异议或撤销程序，直接起诉被告侵权的，法院有权就两个商标是否相同或相似作出独立的判断。如果法院认为被告的商标与原告的商标不构成相同或近似的，应当驳回原告的诉讼请求。

　　第三，如果法院认定商标相同或相似的，还应进一步认定被告是否在相同或类似商品或服务上实际使用了其在后注册商标。商标的价值在于使用，没有实际使用的商标是不可能给他人商标造成混淆的，也就不可能侵犯他人注册商标专用权。如果被告并没有实际使用其在后注册商标，则不可能给原告的注册商标造成混淆，也就不可能有侵权行为。如果被告实际使用了其在后注册商标，则应看其是不是在与原告注册商标核准使用的商品或服务相同或类似的商品或服务上使用。如果被告没有在相同或相似商品上实际使用其在后注册商标，应认定为被告未实际使用其注册商标，也就不能认定为其侵权。

　　第四，如果被告是在相同或相似商品或服务上使用了其在后注册商标，应当进一步判断被告的这种使用是否在客观上实际造成了消费者的混淆。此时应以一般消费者施以一般注意力为标准，采取异时异地的原则和隔离观察的方法来确定是否造成了消费者的混淆。如果能够认定被告的使用行为实际造成了消费者混淆的，就应当认定为侵权。

　　本案中，原告恒升远东集团的“恒升”商标和被告恒生科技公司的“恒生”商标都是注册在相同商品上，原告先于被告取得其注册商标，两者构成亦近似商标。根据人民法院生效判决认定的事实，在被告申请注册“恒生”商标的过程中，原告并未提出有效异议，也未提出撤销申请，而被告使用其注册商标的行为客观上也确已造成了消费者的混淆。因此，法院有权独立作出被告使用其注册商标的行为侵犯了原告合法在先的注册商标专用权的判断。

　　有人认为，本案法院不能直接判断被告侵权，而应当中止审理，由原告先向商标评审委员会提出撤销被告注册商标的申请，由商标局来作出裁决，只有在被告注册商标被商标局撤销后，法院才能就被告是否侵权作出判断。我们认为这种观点是不恰当的。首先，司法权是独立于行政权而存在的，行政权不应当成为牵制司法权的借口。商标局的职责是决定是否授予注册商标专用权，并不涉及商标是否侵权的判断。商标侵权的判断是法院的职责，判断商标侵权是否成立并不依赖于商标是否注册，商标侵权成立与否并不因为被控侵权商标是否注册而有所变化。其次，商标是否注册只是表明被告是否拥有某种权利，并不表明被告行使这种权利就一定不会侵犯他人在先取得的合法权利。被告的商标是否注册与其是否侵权无关。被告不能以其商标已经注册作为其不侵权的抗辩理由。商标侵权是对被告使用其商标的行为是否侵权的判断，而不是对其注册行为是否侵权的判断，即使被告注册行为正当，其使用商标的行为仍可能侵犯他人合法取得的在先权利。第三，如果要等待行政裁决的结果，则审限将无限延长，法院势必中止案件的审理，这也不符合效率与公平的原则。原告如果到商标局或者商标评审委员会申请撤销被告的注册商标，根据目前我国商标法的规定，商标局或商标评审委员会作出相应决定或裁定是没有期限限制的，且商标局的决定可以请求商标评审委员会复审，商标评审委员会作处的裁定也具有可诉性，这将使人民法院的审限更加漫长，不利于侵权纠纷的迅速解决。第四，在商标注册过程中虽然也涉及到商标相同或相似的判断，与他人在先注册的商标相同或相似的商标不能在相同或类似商品上申请注册，商标局也应驳回类似的注册申请。但商标相同或相似的判断并不等于商标侵权的判断，商标侵权的判断要复杂得多，且商标注册过程中对商标相同或相似的判断也不能完全等同于商标侵权中对商标相同或相似的判断，因此，法院也不宜过于拘泥于商标局对商标相同或相似的判断。

　　那么，在被告的商标也注册商标时，如果法院认定被告使用其注册商标构成侵权，法院应当如何判决？被告还能不能使用其注册商标？对此有不同的观点。[page]

　　第一种观点认为，法院如果认定被告构成侵权，可以判决撤销该注册商标。我们认为这种判决不恰当。根据我国商标法的规定，是否撤销商标是商标局或者商标评审委员会职权范围内的事，法院如果判决撤销商标，那么应该判决谁来撤销商标呢？判决商标局或者商标评审委员会撤销商标显然不合适，因为在民事诉讼中，商标局或者商标评审委员会并不是诉讼主体，法院判决不能约束非诉讼主体，不能为非诉讼主体设定权利或义务。如果判决被告撤销其注册商标同样是不恰当的，被告无权撤销其注册商标，甚至也无权申请撤销其注册商标。根据我国商标法的规定标，注册商标权人如果不想要其注册商标，可以采取不续展、不交维持费、转让等方式，但似乎不能主动申请撤销自己的注册商标。因此，法院如果判决撤销商标，实际上是很难执行的。

　　第二种观点认为，法院认定被告构成侵权后，不必判决撤销注册商标，但可以判决被告停止在相同或相似商品或服务上使用其注册商标。理由是，既然法院已经判决认定被告使用其注册商标的行为构成侵权，则被告不宜也不能继续在相同或相似商品或服务上使用其商标，否则还会构成侵权。这样，被告的商标虽然还是注册商标，被告还享有注册商标专用权，但被告实际上已经无法在相同或者相似商品或服务上继续使用其注册商标，这就排除了被告实施侵权行为的可能性，保护了原告的注册商标专用权。我们认为这种做法符合我国目前的现实，应当是可取的。

　　第三种观点认为，法院认定被告构成侵权后，可以判决撤销被告的注册商标，当事人凭持生效判决申请商标局撤销被告注册商标，商标局就应当依法撤销该注册商标，而无须再作任何审查。这种做法也是可以的，在司法实践中，人民法院在审理计算机网络域名纠纷案件时，曾经直接判决被告撤销其注册的域名，当事人凭人民法院的生效判决就可以直接到有关部门办理域名撤销手续，这种做法也取得了良好的社会效果，[xxxiii]但在商标侵权案件里尚未出现这样的判决。我们认为这要求法院及其判决必须具有极大的权威性，任何人都不得妨碍法院生效判决的实施。我们可以做这样的尝试，但在我国普遍存在执行难的今天，这种做法恐怕是不够现实的。

　　本案被告虽然注册了“恒生”商标，但法院并没有因为其是注册商标就畏手畏脚，大胆地判决被告使用其注册商标的行为侵犯了原告在先取得的注册商标专用权，由于原告在诉讼请求中并没有请求法院判决撤销被告的注册商标，或者发布永久禁令，故一审判决被告停止侵权是恰当的。

　　五、商标异议权可否转让？

　　本案被告恒生科技公司于1998年3月18日向国家商标局申请注册“恒生”商标，使用商品为第9类。商标局于1999年4月21日对恒生科技公司申请注册的“恒生”商标予以初审公告后，同年6月24日收到安徽伟创电子有限公司对“恒生”商标提出的异议。四天后，安徽伟创电子有限公司将“恒升”商标权转让给了原告恒升远东集团。1999年7月26日，安徽伟创电子有限公司因未参加年检被吊销营业执照。次日，安徽伟创电子有限公司向商标局提交了关于其对“恒生”商标提出的异议由恒升远东集团承接的《情况说明》。但商标局依然于公告期满日的1999年7月21日核准了恒生科技公司“恒生”注册商标。恒升远东集团认为，安徽伟创电子有限公司对“恒生”商标提出的异议合法有效，虽然安徽伟创电子有限公司因未参加年检而被吊销营业执照，但安徽伟创电子有限公司将其提出的异议交接给恒升远东集团的做法并不违反法律的规定，且安徽伟创电子有限公司已经就此事宜向商标局提交了《情况说明》。而商标评审委员会在收到安徽伟创电子有限公司的异议及《情况说明》后，并未就该异议作出裁定，就核准了恒生科技公司的注册商标，这一做法违反了商标法的有关规定。我国《商标法》第33条规定：“对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，做出裁定。”而本案商标局并未听取异议人陈述有关事实和理由，就核准了“恒生”的注册，显然是不当的。商标局认为，安徽伟创电子有限公司将其对“恒生”商标的异议权转让给原告恒升远东集团于法无据，无法取得安徽伟创电子有限公司的异议权，而恒升远东集团没有在法定3个月期限内提出异议，故商标局依法核准“恒生”注册商标的行为是正当的。

　　我们认为，本案商标局依法核准“恒生”注册商标这一行政行为是不恰当的。商标异议是指对他人经商标局初步审定并公告的商标提出异议的权利，任何人只要认为被初步审定并公告的商标与其在先注册的商标构成相同或者近似的，都可以提出异议。对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，做出裁定。商标法第34条规定“当事人在法定期限内对商标局做出的裁定不申请复审或者对商标评审委员会做出的裁定不向人民法院起诉的，裁定生效。经裁定异议不能成立的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。经裁定异议不能成立而核准注册的，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告三个月期满之日起计算。”这说明对于在先商标权人合法提出的异议，商标局必须作出裁定，其未作出裁定就核准注册的行为是商标法所禁止的。本案中，针对安徽伟创电子有限公司提出的异议，商标局并没有作出裁定，就在三个月公告期满后核准了“恒生”商标。只是在原告恒升远东集团对此表示异议后，商标局才在将近1年后的2001年7月5日作出第1133号裁定，驳回安徽伟创电子有限公司的异议请求。从这一过程来看，商标局作出第1133号裁定违反了先裁定后核准的原则，显然是不合法的。

　　有人认为，商标局在商标注册申请初审公告期满后，无论有无他人提出异议，也不论是否针对该异议作出了生效裁定，均可核准其注册。如果此后裁定异议成立的，应撤销原注册公告；裁定异议不成立的，应将核准注册的商标重新公告。在商标异议裁定生效前，已核准注册的商标为无效注册商标，其商标专用权也不受法律保护，其法律依据是我国《商标法实施条例》第23条第二款的规定：“被异议商标在异议裁定生效前已经刊发注册公告的，撤销原注册公告，经异议裁定核准注册的商标重新公告”。 [xxxiv]我们认为这种观点是不对的。商标法第34条明确规定“经裁定异议不能成立的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册”，这里已经清楚地表明在对商标初审公告期间的异议作出生效裁定之前，商标局不应当核准商标注册。即使能够从《商标法实施条例》第23条的规定能够得出相反的结论，那只能是《商标法实施条例》与商标法的规定不符，根据立法法的有关规定，显然也应以商标法的规定为准。事实上，如果已注册的商标在异议裁定之前是无效注册商标，其专用权不受法律保护，还不如从头上就不给其注册，不赋予其注册商标专用权。[page]

　　关于商标异议权可否转让有不同的观点。一种观点认为，商标异议权是可以转让的，理由是商标异议是以在先取得的合法权利为基础的，只要在先取得的合法权利没有消失，商标异议就有效，原来提出商标异议的人可以将其商标异议权转让给他人。本案安徽伟创电子有限公司提出商标异议后即被吊销了营业执照，其将商标异议权转让给原告的行为是双方当事人真实意思表示的体现，应合法有效，受到法律的保护。而且，安徽伟创电子有限公司据以提出异议的“恒升”商标权也已转让给恒升远东集团，故恒升远东集团依据其转让协议可以取得安徽伟创电子有限公司的商标异议权。另一种观点认为，商标异议权是不能转让的。理由是，商标异议是对注册商标的公众监督权，任何人对商标局初步审定并公告的商标有异议的，均可以向商标局提出异议，故商标异议权的转让没有实际意义。恒升远东集团对商标局初步审定并公告的“恒生”商标有异议，完全可以自己的名义提出异议申请，而无须受让他人的商标异议权。因此，恒升公司受让安徽伟创电子有限公司的商标异议权于法无据，商标局无须针对恒升远东集团作出裁定书。本案安徽伟创电子有限公司提出异议后，因未及时参加年检被吊销了营业执照，但其民事主体资格并未就此消灭，商标局可以继续针对安徽伟创电子有限公司作出裁定。当然，商标局先核准再作出裁定的行为确实违法，应予纠正。鉴于安徽伟创电子有限公司现已被注销，针对该商标局的行政行为已无相对人提出复议或行政诉讼，人民法院可以发出司法建议函，要求商标局纠正其错误做法。

　　应当看到这两种观点都具有一定的合理性，其核心是商标异议权能否协议转让。本案原告恒升远东集团认为商标异议权可以合法转让，其已经取得了安徽伟创电子有限公司提出的商标异议权，商标局未向其作出裁定，是一种行政不作为，恒升远东集团遂将商标局告上法庭。一、二审法院在审理该案时采用了不同的观点，一审法院采用了第一种观点，认为商标异议权可以转让，恒升远东集团取得了安徽伟创电子有限公司的商标异议权，判决商标局向恒升远东集团作出裁定。二审法院采信了第二种观点，认为商标异议权不能转让，商标局并无义务向恒升远东集团作出裁定，判决驳回恒升远东集团诉讼请求。

　　作者同意第一种观点，认为商标异议权是可以转让的，理由是：首先，商标异议从本质上讲是一种公众监督权利，是对即将取得的注册商标专用权商标注册申请进行监督，如果申请注册的注册商标与他人在先取得的合法权利相冲突，则任何人均可对该注册提出异议。因此，商标异议的实质基础在于有在先取得的合法权利存在，没有在先取得的合法权利虽然从形式上仍然可以提出异议，但该异议很难得到商标局的支持。但是，权利的存在并不要求主体的恒定性，在先合法取得的权利只要是可以转移的，依据在先取得的合法权利提出商标异议后，该在先取得的合法权利发生了转移，则该商标异议权也应随之转移。因为被异议的商标只与在先取得的合法权利存在利害关系。对于已经提出了商标异议的，在先取得的合法权利的受让人没有必要再另行提出异议，直接受让原权利人提出的异议即可。其次，商标异议的转让并没有法律限制。商标异议权虽然是一种公共监督权，从形式上讲虽然任何人都可以对他人注册商标提出异议，但这不能成为否定商标异议权可以转移的理由。既没有法律明确规定商标异议权不能转移，也没有法律明确规定商标异议权可以转移，在这种法无明文规定的情况下，涉及民事权利的案件应当尽量保护当事人的民事权利，凡法无明文禁止的，都应当认为是许可的。第三，从商标异议制度的目的来看，商标异议是为了保证注册商标不与他人在先取得的合法权利包括在先取得的注册商标专用权相冲突，实现商标区分商品或服务不同来源的基本功能，商标异议权如果可以转让，则能更好地实现这一功能。反之，如果商标异议权不能转让，则受让人势必另行提出商标异议，这也不利于节约社会资源。总之，作者认为恒升远东集团通过协议可以从安徽伟创电子有限公司处获得商标异议权。

　　六、金恒生科技公司是不是本案合格被告？

　　本案被告恒生科技公司依法注册了“恒生”商标，金恒生科技公司通过协议取得了该商标的使用权。故可以说金恒生科技公司使用“恒生”商标具有正当理由，其使用“恒生”商标是依据合同取得的权利，根据合同相对性原理，有关合同的权利义务只能在合同当事人之间发生。原告恒升远东集团认为“恒生”商标与其注册在先的“恒升”商标构成近似，能否越过恒生科技公司与金恒生科技公司之间的协议，越过作为商标权人的恒生科技公司，直接起诉金恒生科技公司侵犯其注册商标专用权？对此有不同的观点。

　　第一种观点认为恒升远东集团直接起诉金恒生科技公司是不恰当的。其理由是：金恒生科技公司并不是“恒生”商标的注册人和商标权人，其使用“恒生”商标的权利只是依据合同从商标权人恒生科技公司处取得的，恒生科技公司应当保证其权利的完整性和正当性，如果金恒生科技公司使用“恒生”商标构成对他人合法在先的注册商标专用权的侵犯，应由作为商标权人的恒生科技公司承担责任，而不是作为商标使用人的金恒生科技公司直接承担责任。在恒升远东集团与金恒生科技公司之间隔着一道墙，这道墙就是恒生科技公司与金恒生科技公司之间的商标许可使用合同，这也是金恒生科技公司对抗恒升远东集团起诉的尚方宝剑。金恒生科技公司对“恒生”商标的使用权是依据合同取得的，根据合同相对性的原理，围绕合同权利发生的纠纷应在合同当事人之间解决。金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为是经过恒生科技公司许可的，恒生科技公司应对其许可行为负责，应当保证其许可的商标权的完整和无瑕疵，保证被许可人的使用不会被诉侵权。故恒升远东集团不能直接起诉金恒生科技公司，而应当只起诉恒生科技公司，由恒生科技公司对金恒生科技公司的使用行为承担责任。

　　第二种观点认为，恒升远东集团可以起诉金恒生科技公司，但不宜直接起诉恒生科技公司。其理由是：是金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为被控为侵权行为，而不是恒生科技公司使用“恒生”商标的行为被控侵权。虽然金恒生科技公司使用的“恒生”商标是从恒生科技公司处通过协议取得的，但恒生科技公司已经不再实际使用该商标了，恒升远东集团起诉恒生科技公司使用“恒生”商标的行为侵犯其注册商标专用权的诉讼请求已过诉讼时效。恒升远东集团只能起诉金恒生科技公司，而不能起诉恒生科技公司侵犯其注册商标专用权。虽然金恒生科技公司是通过协议取得了“恒生”商标的使用权，恒生科技公司应当保证金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为不会被控侵权，但恒生科技公司的这种义务属于合同义务，根据合同相对性原理，不能对抗不是合同当事人的第三人。因此，在恒升远东集团起诉金恒生科技公司侵犯其注册商标专用权后，恒生科技公司可以作为第三人参加诉讼。金恒生科技公司如果因其侵权行为向恒升远东集团承担责任后，可以根据其与恒生科技公司之间的商标许可使用合同再起诉恒生科技公司，要求恒生科技公司赔偿其损失。但在本案中，恒升远东集团不宜直接起诉恒生科技公司。[page]

　　第三种观点认为，本案被控侵权的“恒生”商标的注册人和权利人是恒生科技公司，恒生科技公司有权使用其注册商标，也有权许可他人使用其注册商标，而他人经恒生科技公司许可使用“恒生”商标的行为，应视为恒生科技公司的使用行为，因此，金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为，同时也是恒生科技公司的使用行为，金恒生科技公司的使用行为侵犯了原告的注册商标专用权，也应当视为恒生科技公司侵犯了原告的注册商标专用权。原告恒升远东集团有权同时起诉恒生科技公司与金恒生科技公司，恒生科技公司与金恒生科技公司应当对其侵权行为承担连带责任。这也是本案一审判决所采纳的观点。

　　作者同意第三种观点。注册商标专用权是指商标权人在核准注册范围内可以独占使用其注册商标的权利，商标权人有权自己使用，也有权许可他人使用其注册商标，他人经商标权人许可使用注册商标的行为也视为商标权人的使用行为。如果经商标权人授权使用其注册商标的行为被控侵犯他人在先合法取得的注册商标专用权，则该商标的实际使用人当然应当承担侵权责任，商标权人同样也应承担侵权责任。当然，商标权人在许可他人使用其注册商标时，应当保证该商标正当合法，保证被许可人能够正常使用其注册商标，这是商标权人根据商标许可使用合同应当承担的义务。故如果原告起诉商标的实际使用人侵犯其在先注册商标专用权时，该商标的实际使用人在承担了侵权责任后，有权依据商标许可使用合同追究许可其使用的商标权人的责任。本案金恒生科技公司根据商标许可合同从商标权人恒生科技公司处取得“恒生”注册商标的使用权，恒生科技公司应当保证金恒生科技公司使用其商标的行为不被他人追究。如果原告恒升远东集团起诉金恒生科技公司侵犯其合法在先的注册商标专用权的请求成立，则恒生科技公司违反了商标许可合同约定的义务。金恒生科技公司在向恒升远东集团承担了侵权责任后，有权依据商标许可合同追究恒生科技公司的责任。

　　七、恒生科技公司是否应为金恒生科技公司的侵权行为承担连带责任？

　　恒生科技公司虽然是被控侵权商标的注册人和商标权人，但从法院查明的情况看，恒生科技公司亲自生产、销售带有“恒生”商标的电脑的行为已过诉讼时效，原告恒升远东集团已经不能就该行为起诉恒生科技公司。但是，由于金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为侵犯了原告的注册商标专用权，而金恒生科技公司使用“恒生”注册商标是经过恒生科技公司授权许可的。当金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为被控侵权时，恒生科技公司能否成为被告，能否为金恒生科技公司的侵权行为承担责任呢？金恒升公司使用“恒生”的行为能否同时也视为恒生科技公司的行为呢？

　　第一种观点认为，恒生科技公司不是本案合格的被告，恒升远东集团不能起诉恒生科技公司侵犯其注册商标专用权，故恒生科技公司不应就金恒生科技公司的侵权行为承担连带责任。其理由是：金恒生科技公司才是“恒生”商标的实际使用人，是金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为构成对原告注册商标专用权的侵犯，因此应由金恒生科技公司独自承担相应的责任。恒生科技公司并未实际实施，也未实际参与实施金恒生科技公司的侵权行为，恒生科技公司亲自实施“恒生”的行为虽然也可以构成侵权，但原告针对该行为的起诉已过诉讼时效，恒升远东集团已不能就此提起诉讼。况且，金恒生科技公司是无偿使用恒生科技公司的所有注册商标，故本案恒升远东集团不能将恒生科技公司作为被告，恒生科技公司不应在本案中就金恒生科技公司的侵权行为承担连带责任。当然，恒生科技公司可以其他身份参加诉讼，例如以本案的证人身份参加诉讼，此外，由于恒生科技公司作为商标权人在许可金恒生科技公司使用“恒生”商标的协议中，恒生科技公司应当保障其注册商标的合法性，金恒生科技公司如果向恒升远东集团承担了相应的法律责任，有权向恒生科技公司追偿，故恒生科技公司也可以作为无独立请求权的第三人参加诉讼。

　　第二种观点认为，恒生科技公司是本案合格的被告，应为金恒生科技公司的侵权行为承担连带责任。其理由是恒生科技公司是“恒生”商标的注册人和商标权人，金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为是经过恒生科技公司的授权许可的，其使用“恒生”商标的行为同时也是恒生科技公司的共同行为，故原告恒升远东集团可以同时起诉恒生科技公司和金恒生科技公司，恒生科技公司和金恒生科技公司应就其共同侵权行为承担连带责任。

　　我们赞同第二种观点，认为恒生科技公司与金恒生科技公司应承担连带责任。其理由是：商标的使用不是指商标权人必须亲自使用，商标权人可以授权他人使用，他人经商标权人授权使用其注册商标的行为也视为商标权人的使用行为。国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》第14条规定：“商标被许可人使用许可人注册商标的，视为注册人对该注册商标的使用。”从本案来看，恒生科技公司授权许可金恒生科技公司无偿使用其“恒生”注册商标，金恒生科技公司与恒生科技公司的法定代表人是同一人，两个公司是关联公司，金恒生科技公司使用“恒生”商标的行为应视为其与恒生科技公司的共同行为，该行为被控侵权时，金恒生科技公司与恒生科技公司应为共同侵权人，在诉讼中应列为共同被告。我国《民事诉讼法》第53条规定：“当事人一方或者双方为二人以上，其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的，为共同诉讼。”既然金恒生科技公司与恒生科技公司共同实施了侵权行为，二者就应当承担连带责任。

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　　[i] 佟柔主编：《中国民法》，法律出版社1990年11月第1版，第599页。

　　[ii] 王泽鉴著：《民法总则》，中国政法大学出版社2001年7月第1版，第516页。

　　[iii] 史尚宽著：《民法总论》，中国政法大学出版社2000年3月第1版，第620页。

　　[iv] [英]巴里·尼古拉斯著：《罗马法概论》，黄风译，法律出版社2000年12月第1版，第126页。[page]

　　[v] 史尚宽著：《民法总论》，中国政法大学出版社2000年3月第1版，第623页。

　　[vi] [德]迪特尔·梅迪库斯著：《德国民法总论》，邵建东译，法律出版社2000年11月第1版，第93页。

　　[vii] 梅仲协著：《民法要义》，中国政法大学出版社1998年6月第1版，第155页。

　　[viii] 史尚宽著：《民法总论》，中国政法大学出版社2000年3月第1版，第624页。

　　[ix] 穆格丹（Mugdan）编：《德国民法典资料总汇》，1899/1900，第1卷，第512页。

　　[x] [德]迪特尔·梅迪库斯著：《德国民法总论》，邵建东译，法律出版社2000年11月第1版，第92页。

　　[xi] 最高人民法院曾在一个专利侵权案件的批复中指出：“对于侵权行为持续发生的，诉讼时效应从侵权行为实施终了之日起计算”。引自程永顺、罗李华著《专利侵权判定》专利文献出版社1998年第一版，页307.