使用现有技术不构成侵犯专利权

　　专利保护是有范围的，专利权人不能自行扩大理解。现有技术，不能申请为专利。因此，专利权的保护是有条件的。同时，被指控为侵权的人，也不一定就真的构成侵权。但是，当事人自己心里得有数，有理有利还要有节。

　　———主持人

　　两个语音提示器，谁侵谁的权?

　　1993年10月18日，北京机械工业管理咨询开发公司(以下简称咨询公司)向中国专利局提出名为“交通指挥提示器”的实用新型专利权申请。1994年5月8日，中国专利局授予咨询公司“交通指挥提示器”的实用新型专利权。

　　地矿部机械电子研究所(以下简称电子研究所)于1991年8月22日与北京市交通工程科学研究所约定双方共同研制交通信号语音提示器。该技术于1992 年10月研制完成。同年，电子研究所使用该项技术试制了YT型自动语音提示器并将其安装在北京市的数个交通路口使用。1993年8月，电子研究所开始正式 制造、销售YT型自动语音提示器。

　　咨询公司认为电子研究所交通讯号语音提示器侵犯了自己的专利权，将电子研究所诉至法院。

　　原告咨 询公司诉称，我公司是“交通指挥提示器”的专利权人。根据权利要求书，该专利的必要技术特征为：1.东西南北路的功率放大器;2.设置在东西南北路的扬声 器;3.实现交通语音提示功能的电路设计;4.本装置与现有路口红绿灯指挥系统相联(从现有路口红绿灯指挥系统采摘信号)。被告为“自动语音喊话器”的生 产制造、销售单位。将被告生产的“自动语音喊话器”与我公司的专利进行对比，两者的产品开发设计思路、产品的涉及技术领域、产品的使用场所、产品的用途和 特点、产品结构和样式均相同，被告侵犯了我公司的专利权。被告的产品现已在北京市一百余个路口使用(计五百余套件)，使我公司遭受巨大损失。诉讼请求： 一、判令被告立即停止侵权行为;二、判令被告赔偿原告损失9.2万元。

　　被告电子研究所辩称：根据原告的专利权权利要求书，其必要技术特征并不 像原告自己所陈述的那么抽象。原告将其专利与我方产品进行了几个方面的对比，除产品结构和样式相同(但原告没有举证说明)外，其他几个方面的内容根本就不 属于原告专利所保护的范围。我方产品与原告的技术特征有显著差别，并未落入原告专利的保护范围。自动语音提示器是我所与北京交通工程科研所自1991年8 月开始共同研制并共同享有专有技术权的一项产品，我们于1992年试制出几台样机并安装在北京西安门路口进行试验，1993年正式生产并投入使用。我方研 制并实施技术在先，即使是与原告的专利相同，我方也有先用权。故原告的起诉缺乏事实与理由，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

　　技术特征对比，被告不构成侵权

　　北京市第一人民法院审理认为，原告咨询公司依法享有“交通指挥提示器”实用新型的专利权。专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用 于解释权利要求。现原告指控被告电子研究所侵权，而被告辩称其制造、销售的产品并未落入原告专利的保护范围，法院将就被告的产品与原告的专利进行对比，如 果被告产品落入原告专利的保护范围，被告即构成侵权，应承担相应的侵权责任，否则原告的诉讼请求将被驳回。

　　根据原告的权利要求书，其必要技术特征，包括黄灯信号检测电路，黄灯信号延时电路等在内共有13项。

　　将被告被控侵权的产品与原告的专利对比，被告的产品没有原告专利权利要求书上的检测电路、延迟电路，与现有路口红绿灯指挥系统连接的方式也不同。可见， 虽然都是为了实现交通安全语音提示功能，但从整个的技术方案技术构思来看，两个技术方案是从不同角度出发的，在工作原理、电路设计及与现有路口红绿灯指挥 系统连接的方式上存在明显差异，被告的产品并未落入原告“交通指挥提示器”实用新型专利的保护范围。原告所归纳的其专利的必要技术特征并不符合权利要求 书、说明书及附图的内容，法院不予采纳。

　　同时，在原告专利申请日之前，被告的产品已在北京市公开使用。原告专利授权后，被告继续使用现有技术，并不侵犯原告的专利权。

　　综上，原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，法院不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款之规定，判决如下：

　　驳回原告北京机械工业管理咨询开发公司的诉讼请求。

　　宣判后，双方当事人均未上诉。

　　二者居其一，被告就不构成侵权

　　本案中，法院判决驳回原告的诉讼请求有两个理由：一个是被告的产品的技术特征与原告的专利权的必要技术特征进行对比，并未落入专利权的保护范围;另一个是被告产品与现有技术相同。实际上，使用其中一个理由就足以作出前述判决。

　　一、被告的产品的技术特征与原告的专利权的必要技术特征进行对比，并未落入专利权的保护范围。

　　要进行这项对比工作，首先应确定原告专利权的保护范围。我国专利法59条规定：“发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以 用于解释权利要求。”该条规定包含了两层含义：1.只有在权利要求书记载的技术方案才受法律保护，没有记载的不受保护;2.对权利要求书中含糊不清、不明 确之处，应用说明书及附图解释。此外，通过阅读说明书及附图，还可以确定申请日前的已有技术、发明的目的和效果。我国专利法实施细则第21条规定：独立权 利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的主要技术特征，记载构成发明或者实用新型必要的技术特征。所以，在确定专利权的保护范围时，一般以独立权利要求 为准即可。在确定独立权利要求时必须认真细致，以免遗漏。找出独立权利要求后，应将其中的必要技术特征一个个列出，以便与被告的技术方案进行对比。

　　本案原告依法享有“交通指挥提示器”实用新型专利权，分析其独立权利要求及说明书，其必要技术特征应为：语音数据存储器、黄灯信号检测电路、黄灯信号的 延迟电路等13项。原告认为其专利的必要技术特征为：1.东西南北路的功率放大器;2.设置在东西南北路的扬声器;3.实现交通语音提示功能的电路设计; 4.本装置与现有路口红绿灯指挥系统相联(从现有路口红绿灯指挥系统采摘信号)。原告是以更上位的概念代替授权专利的各个必要技术特征，其目的在于扩大专 利的保护范围，这是不允许的。[page]

　　确定专利的保护范围并分解必要技术特征后，下一步是分解被告产品的技术特征。但有时，没有必要将该项工作做完。 当发现被控侵权产品与专利技术相比，缺少一个或数个具体的必要技术特征，不管其他必要技术特征是否相同，即能得出被告不侵权的结论。因为被控侵权产品缺少 一个或数个专利的必要技术特征，其外延更大，就没有落入专利的保护范围内。如果其他必要技术特征不同，那就不构成侵权了。

　　二、被告产品使用的技术与现有技术相同。

　　在原告专利申请日之前，被告已在公开制造并销售被控侵权产品，使用的技术已为公众所知。在原告的专利授权后，被告继续制造并销售被控侵权产品，被告使用 的是现有技术。根据我国专利法的规定，专利必须具备新颖性和创造性，新颖性和创造性是相对于现有技术而言的。现有技术即在申请日之前在国内外出版物上公开 发表过、在国内公开使用过、或者以其他方式为公众所知的所有技术内容。专利申请人不得将现有技术申请为专利，即使已被侵权，因其没有新颖性而随时可能被宣 告无效。在专利侵权诉讼中，现有技术按其权利归属的不同可分为三部分：(一)公知公用技术，又称自由公知技术，是指已进入公有领域的技术，任何单位和个人 都有使用权，任何单位和个人都不能独占。公知公用技术包括已过保护期的专利、经专利复审委宣告无效的专利等等。(二)原告以外的单位或个人的专利权。他人 的专利，只要是在原告的专利申请日前公开了申请的，也构成现有技术。(三)原告以外的单位或个人处于临时保护期的发明专利申请。根据我国专利法的规定，他 人可以使用处于临时保护期的发明专利申请技术，但在该专利申请被授权后，使用人应向专利权人支付使用费。

　　不管是以上哪类现有技术，它们都有以 下共同的特点：一般情况下，在专利侵权诉讼中，当被告认为自己使用的是现有技术，而原告的专利的保护范围与现有技术完全相同时，被告有两种途径可选择： (一)直接以使用现有技术抗辨;(二)向专利复审委提出无效宣告请求。第一种途径是在承认原告享有专利权的前提下，使用现有技术抗辨，以求得出不侵犯原告 诉讼的结论。而第二种途径是为了让原告丧失提起专利侵权诉讼权利，此时，原告可能连做一个合格原告的资格都没有了，更不要说在侵权诉讼中胜诉。显然，第二 种途径对被告来说是更为彻底。但根据最高人民法院有关司法解释的规定，实用新型、外观设计专利权的无效宣告请求须在侵权诉讼的答辩期内向专利复审委提出， 否则法院可以不中止诉讼;而发明专利及经专利复审委审查维持专利权的实用新型专利的无效宣告请求，即使是在答辩期内提出，法院也可以不中止审理。另一方 面，即使法院中止审理，侵权诉讼的被告(同时也包括原告)还有一条漫长的路要走，费时费力。因此，有些专利侵权案件的被告选择了第一条途径，虽然不能动摇 原告的专利权，但同样能达到胜诉的目的。

　　需要指出的是，本案被告认为其享有先用权，这是不妥的。我国专利法第62条第3项规定是关于先用权的 规定。产生先用权的行为并没有使后来申请专利的技术为公众所知，这是先用权的技术与现有技术的重大区别。对于被告来说，使用现有技术抗辩成立，也许比享有 先用权更有利。因此享有先用权，只能在原有范围内继续制造、使用。而使用现有技术却无此限制。