犬OB蛋白组合物

　　中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会

　　复审请求审查决定

　　决　定　号第5232号

　　发明创造名称犬OB蛋白组合物和方法

　　国际分类号C12N15/16

　　合议组组长李广峰

　　主　审　员马文霞

　　参　审　员李越

　　法　律　依　据中国专利法第26条第3款

　　决 定 要 点:

　　如果所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，尚需花费创造性劳动，才能够再现一项发明要求保护的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，则该说明书公开不充分。

　　一、案由

　　本复审请求涉及名称为“犬OB蛋白组合物和方法”的发明专利申请(下称本申请)。

　　2002年10月18日，国家知识产权局以说明书不符合专利法第26条第3款的规定为由驳回了本申请。被驳回的独立权利要求如下：

　　“1、一种选自下述氨基酸(根据Seq. ID. NO.1的编号)的犬OB蛋白：

　　(a)-21到146;

　　(b)+1到146;

　　(c)+1到146met-1;以及

　　(d)上述(a),(b),或(c)中的任何一种，在28位缺失谷氨酰胺残基的一种犬OB蛋白;

　　可任选地存在于一种药学上可接受的稀释剂、佐剂或载体中。

　　2、纯化和分离的DNA，编码选自下述氨基酸(根据Seq. ID. NO.1的编号)的一种犬OB蛋白：

　　(a)-21到146;

　　(b)+1到146;以及

　　(c)+1到146met-1。

　　(d)上述(a)，(b)，或(c)中的任何一种，在28位上缺乏一个谷氨酰胺残基。

　　6、包含权利要求2，3，4或5之任一的DNA的载体。

　　7、一种真核或原核宿主细胞，含有权利要求2，3，4或5的DNA，或含有包含权利要求2，3，4或5的DNA的载体。

　　8、一种生产犬OB蛋白的方法，包括在合适的条件下，培养原核或真核宿主细胞群体并得到所产生的犬OB蛋白产物，该宿主细胞包含了权利要求2，3，4中任何一种DNA，或包含了带有权利要求2，3，4或5中的任何一种DNA的载体。

　　9、一种选择性结合分子，它选择性地结合犬OB蛋白。

　　10、一种单克隆抗体，它选择性地结合犬OB蛋白。

　　11、一种包含选择性结合分子的试剂盒，该分子选择性结合犬OB蛋白。

　　12、权利要求1的犬OB蛋白在制备治疗犬类疾病的药物中的应用。

　　14、权利要求2至5之任一的DNA或权利要求6的载体在制备用于犬类基因治疗以OB蛋白表达不足或过量为特征的病症的药物中的应用。”

　　驳回决定认为：本申请涉及犬OB蛋白和相关核酸，但说明书既未对产生该蛋白质的组织、细胞来源进行说明，也未指出克隆该基因过程中所使用的文库和探针，而且也没有实施例，致使本领域技术人员不能制备得到所述蛋白质及其编码核酸，此外，说明书还缺乏实验数据用于证明所述蛋白质的功能，因此，本申请的OB蛋白和编码OB蛋白的基因序列公开不充分，其进一步导致相关的制备方法权利要求和用途权利要求在说明书中同样公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定。

　　申请人对上述驳回决定不服，于2003年2月7日向专利复审委员会提交了复审请求。请求人在提出复审请求时未对权利要求书和说明书进行修改。请求人提出的复审请求理由为：本申请说明书第4页，“载体和宿主细胞”，公开了与产生犬OB蛋白相关的载体和宿主细胞的方法;而且，在说明书第3页第26-30行，“核酸组合物和方法”部分，公开了Seq. ID. NO.2序列的全部或部分与基因组文库，例如犬基因组文库杂交，获得OB蛋白的内容。

　　形式审查合格后，专利复审委员会受理了该复审请求，于2003年3月4日向请求人发出《复审请求受理通知书》，并将本案转送至原审查部门进行前置审查。

　　在《前置审查意见书》中，原审查部门坚持原驳回决定。

　　专利复审委员会组成合议组，对本复审请求案进行了审理。

　　合议组于2004年5月28日发出复审通知书，指出：(1)本申请说明书中没有清楚描述编码犬OB蛋白的DNA的制备方法，在此情况下，基于该DNA表达的犬OB蛋白，包含所述DNA的载体、宿主细胞，所述DNA表达的犬OB蛋白的选择性结合分子、及包含犬OB蛋白的试剂盒等要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说不花费创造性劳动也就无法制备出来;(2)本申请要求保护的的犬OB蛋白的功能仅通过同源性比较推测得出，说明书并没有提供生物学试验证实所述推测的功能，本领域技术人员无法预见本申请要求保护的蛋白质将产生预期的技术效果;(3)对于请求保护的犬OB蛋白的制药用途以及编码犬OB蛋白的DNA用于基因治疗的用途，说明书同样没有公开具体的实施方式和效果证明试验，本领域技术人员不付出创造性劳动无法实施该技术方案，也无法预见其技术效果。因此，本申请说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定。

　　请求人于2004年9月13日提交了意见陈述书，但未修改申请文件，也未提交相关证明材料，请求人认为，(1)本领域技术人员能够寻找新发现序列与已知序列的相似性，从而组织和分析序列，找出序列所蕴涵的意义;(2)关于制备要求保护的DNA的方法，请求人考虑利用Alton等人在WO83/04053(说明书第3页第21-25行)公开的方法生产犬OB蛋白，另外，说明书(见“载体和宿主细胞”部分，说明书第4页)公开了生产犬OB蛋白的方法;(3)请求人教导了施用犬OB蛋白的每一方面，见说明书第8页起“药用组合物”部分，申请人教导在起始时使用一个较高的剂量水平，直至疗效出现，然后降低剂量，以保持治疗效果。关于基因疗法，说明书第5页“转基因动物”一节记载了犬OB蛋白的表达改变了OB蛋白水平。

　　至此，合议组认为本案事实清楚，可以作出复审决定。

　　二、决定的理由

　　中国专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

　　如果所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，尚需花费创造性劳动，才能够再现一项发明要求保护的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，则该说明书公开不充分。[page]

　　对于化学产品发明，说明书中应当公开化学产品的确认、化学产品的制备、以及化学产品的用途。说明书必须至少公开一种制备方法，并且该方法应当具体地说明原料物质、工艺步骤和条件、专用设备等，使所属领域的技术人员能够实施。

　　本申请权利要求1要求保护一种犬OB蛋白，权利要求2-5要求保护编码所述犬OB蛋白的DNA，权利要求6-7要求保护含有编码犬OB蛋白的DNA的载体和宿主细胞，权利要求8要求保护犬OB蛋白的制备方法，权利要求9-10要求保护选择性结合犬OB蛋白的结合分子和单克隆抗体，权利要求11要求保护含有选择性结合分子的试剂盒，权利要求12-13要求保护犬OB蛋白的制药用途，权利要求14要求保护编码犬OB蛋白的DNA及包含该DNA的载体在制药中的用途。

　　本申请说明书中描述，犬OB蛋白的制备方法是，通过培养含有编码犬OB蛋白的DNA的宿主细胞产生所述犬OB蛋白。但是，其中并没有描述也没有提供实施例说明编码犬OB蛋白的DNA的制备方法。

　　请求人在意见陈述书中指出，本申请说明书第3页第26-30行公开了获得编码OB蛋白的DNA的内容，根据所属技术领域普通专业人员的常识，哺乳动物的蛋白或核酸分子可以分离自哺乳动物的组织，亦可以分离自体外培养的细胞系。而文库的构建是所属领域技术人员所熟知的，至于所使用的探针，所属领域的技术人员能够根据本申请公开的OB蛋白的编码序列进行设计。

　　合议组认为，本申请说明书第3页第26-30行仅泛泛描述“这些基因组DNA可通过将Seq. ID. NO:2显示的全部或部分cDNA与基因组DNA源，诸如一个犬基因组DNA文库杂交而获得”，该制备方法在具体操作过程中首先需要选择适当来源的基因组DNA，或构建合适的文库，然后设计适当的探针，最后在适当的杂交条件下从所述文库中筛选本发明要求保护的DNA。虽然构建文库的方法、探针的设计原则以及杂交方法是所属领域的常规技术，但是本申请说明书并没有描述文库的来源，即从何种犬的何种细胞或组织构建上述的合适文库。正如本领域技术人员所知，同一属的不同种或不同个体之间存在基因差异，同一个体的不同组织之间也存在基因表达的差异，那么，在不知道基因组DNA的来源或cDNA文库的来源的情况下，本领域技术人员要想确定从何种犬的何种组织或细胞中筛选出编码本申请所述犬OB蛋白的Seq. ID. NO.2所述的DNA序列，不花费创造性劳动是无法实现的，因此，本申请说明书并没有充分公开权利要求2-5要求保护的编码犬OB蛋白的DNA的制备方法。至于请求人所述的Alton等人在WO83/04053中公开的方法，如本申请说明书所述其中介绍了构建经改造的序列的方法，并没有公开本发明的编码犬OB蛋白的DNA的制备方法。

　　在此情况下，基于该DNA表达的犬OB蛋白，包含所述DNA的载体、宿主细胞，所述DNA表达的犬OB蛋白的选择性结合分子、及包含犬OB蛋白的试剂盒等要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说不花费创造性劳动也就无法制备出来，即由于本申请说明书未充分公开上述DNA的制备方法，导致本申请说明书未充分公开权利要求1-11请求保护的技术方案。

　　另外，本申请权利要求1要求保护的蛋白质，即犬OB蛋白的功能确认，完全是通过同源性比较结果得出。说明书记载了如下内容：犬OB蛋白氨基酸序列与天然人OB蛋白的序列相比，相似性为90.476%，一致性为80.952%，与天然鼠OB蛋白的氨基酸序列相比，相似性为86.905%，一致性为78.571%，从而推断本发明要求保护的蛋白质是OB蛋白。但是本领域技术人员知道，氨基酸序列在一级序列上的高同源性并不必然导致相应蛋白质功能的相同，而本申请说明书并没有提供生物学试验证实本申请要求保护的蛋白质的功能，对于本领域技术人员而言，不能认为本申请说明书所述蛋白质的功能得到了证实，即本申请说明书并没有充分公开其要求保护的蛋白质的功能或用途，本领域技术人员无法预见本申请要求保护的蛋白质将产生预期的技术效果。

　　请求人认为本领域技术人员的专业训练使他们能够寻找新发现序列与已知序列的相似性，从而组织和分析序列，找出序列所蕴涵的意义。但是，合议组认为，一项科学研究在立项时往往基于某种推测，而只有当该推测经各种方式(例如实验数据)得到证实后，该命题才能算成立，正如请求人提到的人基因组计划，在确定某基因所编码的蛋白质的功能时，可以通过同源性推测，但是只有当推测的结果经实验证实后，才能认为该基因的功能确定。也就是说，在缺乏实验证据的情况下，仅通过同源性推测尚不足以认定本申请所述蛋白质的功能已经确定。

　　对于权利要求12-13关于犬OB蛋白在制备治疗犬类疾病，特别是肥胖等疾病的药物中的应用，以及权利要求14关于编码犬OB蛋白的DNA在制备用于犬类基因治疗药物中的应用，请求人认为说明书中已有描述，但事实上，说明书中的描述仅是泛泛的描述，并非具体实施方案或实验方案，合议组认为，作为化学物质用途发明，为满足充分公开的要求，其说明书中应同时公开该化学物质及其用途。基于上述理由，本申请说明书中并未充分公开“犬OB蛋白”;并且，对于请求保护的制药用途，说明书同样没有公开具体的实施方式和效果证明试验，也就是说本领域技术人员无法预见所述犬OB蛋白的治疗效果，至于编码犬OB蛋白的DNA用于基因治疗，则更因为基因作用和表达机制的复杂性决定了基因治疗存在诸多技术难题，在没有具体实施方案和效果实验的情况下，本领域技术人员不付出创造性劳动无法实施该技术方案，也无法预见其技术效果。

　　综上所述，本申请权利要求1-14要求保护的技术方案，在说明书中都没有得到清楚完整的说明，致使本领域技术人员不花费创造性劳动，就无法再现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，因此，本申请不符合专利法第26条第3款的规定。

　　基于上述理由，合议组作出如下决定。

　　三、决定

　　维持国家知识产权局对该发明专利申请作出的驳回决定。

　　复审请求人对本决定不服的，可以根据专利法第41条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。