商标侵权判定中的商标“使用”辨析

商标侵权案件审理中经常涉及到商标使用方面的判定。商标使用行为的性质和范围直接影响并决定着被控侵权行为人是否构成侵犯商标权的问题。当商标功能由单一的区别商品或服务的来源，发展到保证商品或服务的质量，成为凝聚工商业经营者信誉的重要载体，具有日益重要的价值后，驰名商标较之普通商标呈现保护扩大化和特殊化的趋势。在给予驰名商标扩大化保护的同时，一般商标制度中的某些制度，如对于商标权的限制，或称为“合理使用”制度，是否适用于驰名商标，同样受到关注。为此，本文拟从商标的使用入手，就合理使用制度与驰名商标保护的冲突与协调做一探讨。

一、商标侵权判定中的商标“使用”辨析

（一）商标“使用”解析

商标的使用，对于商标的保护具有重要的意义。无论是依“注册”取得商标权的模式的欧洲大部分国家，还是实行商标权使用取得模式的国家如美国，对于商标的使用都给予充分的重视，保护商标的“使用”则依然是这些国家商标法的终极追求对象[1]。

在采取商标权使用取得制度的国家，如美国，使用原则有着深厚的历史渊源。“商标在受到保护之前必须已在使用”，这是延续至今的普通法理论。美国《1946年商标法》（即《兰哈姆法》），只是对业已存在的通过使用而产生的普通法上的商标权予以制定法上的确认。一个商标要想在主簿上获得注册，其一个基本的前置要件就是该商标须曾在商业中使用过（美国商标法1051条（a）、(1)、（A）的规定）或者至少具有真诚的商业上将来使用之意图。商标注册在美国法上的意义是十分有限的，它仅仅起着一个商标权初步证据的作用，在该商标成为一个无争议的商标之前，任何一个在先的商标使用者都可以站出来推翻注册的效力。不惟如此，一个商标纵然成为了一个无争议的注册商标时，其注册的效力仍然不能对抗在先使用的商标。美国商标法1115条）。商标法当以“使用”作为其本真保护对象，这对一个将整部商标法都奠基于“使用”之上的国家来说是不言而喻的。[2]

对于商标权实行注册取得商标权制度的国家，如法国、我国，虽规定了注册取得商标权，以保证权利的确定性，但“注册只是一种行政手续，而非市场行为”。从道理上讲，因注册产生的权利还不是实体意义上的商标权。“实体商标权由实际使用产生，而非注册产生”。因此，使用制度对商标使用的强调有其公平、合理的一面。[3]采取注册主义模式的国家，注册仅仅是一个形式主义的起点，它是商标秩序由一种“自然秩序”向一种“法权秩序”演进的必然要求。但是，如果我们撩开注册这一形式的外衣，仔细观看这些国家商标法的逻辑结构时，我们会欣然地发现，其实这些国家的商标法并没有改变它的逻辑原点，强调“使用”的意义仍然是这些国家商标立法的主旋律。[4]

根据使用或注册均可取得商标权的国家，如以英国为代表的联邦国家以及德国等大陆法国家,使用原则与注册原则并行不悖。如德国《商品和其他标志保护法（商标法）》第4条规定，商标保护产生于以下3种途径：一个标志在专利局设立的注册簿上作为商标注册；通过在商业过程中使用，一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义；或者具有《巴黎公约》第6条之二的意义上的驰名商标的知名度。德国法的规定反映了采取注册制度国家在商标保护制度上的发展趋势。

我国新商标法也对于未注册的驰名商标给予保护，实际上认可了《巴黎公约》以及Trips协议规定的因使用而产生的商标权的效力。

商标使用行为，不但对于商标权的取得具有重要意义，而且对商标权的维持和保护同样意义重大。通过对于商标权人及其他主体对商标使用行为的规范和保护体现商标权的效力。

首先，商标权人的使用行为，是取得商标专用权的前提。我国商标法规定，注册商标的专用权以核定注册的商标和核定使用的商品为限。也就是说，商标权人享有在核定使用的商品上使用注册商标的专有使用权，同时又必须受到一定的范围限制，专用权的效力范围只及于核定使用的商标以及核定使用的商品。对于商标权人需要在同类其他商品上使用或跨类别使用，商标法规定，必须在申请时一并提出申请或另行提出注册申请。此外，商标必须依照注册时申请的状态进行使用，需要改变商标文字、图形的，应当重新提出申请。对于商标权人的停止使用行为，商标法规定，商标权人不得连续3年停止使用注册商标，否则，将被注销其注册商标。Trips协议第15条规定了以视觉的显著性为商标的注册条件，同时还规定，如标志不具备足够的识别性，成员可以依由使用而获得的识别性作为注册的条件。可见，使用行为是商标权的核心内容，是商标权人取得商标专用权和维持注册商标权的必要条件。同时，对于注册商标的使用行为又必须遵从一定的规则，正当、合法的使用，并受到一定的使用范围的限制。从这一点上也可以看出，商标专用权具有民事权利的共性，权利和义务两个方面相互依存。

其次，商标权人还有禁止他人未经许可在相同种类商品或近似商品使用与其商标相同或近似商标的权利，即注册商标的禁止使用权。一般认为，禁止权的效力范围大于商标专用权的效力范围，前者的禁止权扩及到近似的商品种类以及近似的商标的使用。而对于驰名商标或知名商标来说，则在使用商标导致误认或混淆的情况下，不受商品类别的限制。禁止权效力范围的扩大，直接影响着商标侵权行为的范围。

如果借鉴学者根据商标使用方式划分商标侵权的种类为典型商标侵权行为和拟制商标侵权行为的方法[5]，与商标权专用使用权对应的侵权行为，可以称为典型意义上的商标侵权行为。商标法重点在于确保商标权人对于注册商标的专用，以实现区分不同商品生产者、销售者的目的。而与商标禁用权对应的是非典型意义上的侵权行为，可以称为拟制的侵权行为。拟制侵权行为的立法目的在于制止混淆和误认。为此，对于即使不是真正意义上的商标使用行为，同样以立法的方式或通过司法解释的方式予以扩充保护。

（二）商标侵权判定中的商标使用

商标使用成为商标侵权判定中重要因素。商标侵权判定中的商标的使用有两个方面的考察对象，一被控侵权行为的商标使用行为，二是商标权人的使用行为。上述使用从商标法意义上来讲，是基于作为商标的使用行为而产生的。[page]

对于不同侵权行为的判定，应当根据原告、被告对商标的不同使用方式，或参考不同侵权行为的种类以及侵权构成要件，区别认定，不可一概认定为商标侵权行为。被控侵权行为中的商标使用行为，应当排除商标的合理使用以及商标权穷竭等因素。

在典型的商标侵权案中，相同或近似商标在同类商品或近似商品上的使用，已经产生了商品来源识别上的困难，当然具有了混淆之意。在非典型的商标侵权案件中，混淆的判定成为考察是否成立侵权行为的关键。防止混淆也是商标保护的理论根基和立法目的。

二、商标“合理使用”

商标合理使用，实际上是理论界的一种表述，在立法以及有关法律文件中并非如此称谓，西方语境通常使用的为“ fair use ”一词，译为“正当使用”似乎更佳。一般认为，商标合理使用，是指他人在生产经营中可以正当的使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。商标合理使用原则是商标法的重要组成部分，是对商标权利人的权利限制。该原则的目的是为了平衡商标权利人与他人的合法权益以及兼顾社会公共利益。商标合理使用是法律为达到各种社会主体之间的利益平衡而设计的一种制度。

对于商标的“合理使用”，有学者持有异议，认为是一个伪概念，其认为,所谓商标合理使用，实际上是指非商标意义上的使用，使用的对象根本不是商标，而是一个与商标长得相同的符号而已。若使用的对象真的是他人的商标，无论如何也不能合理。[6]

商标法领域合理使用与著作权领域合理使用有不同之处。根据《著作权法》的规定，著作权人以外的人在某些情况下使用他人已经发表的作品，可以不经著作权人的许可，不向其支付报酬，但应当指明作者的姓名、作品名。并且不得侵犯著作权人的其他权利。严格的讲，这些情况已经构成对著作权的侵犯，只是因为出于考虑社会利益以及这些行为在一定的技术发展水平的背景下对著作权人的利益损害不大，法律上不认为是侵权行为，并在理论上称这种使用为“合理使用”[7]。实际上是立法所规定的一种对于侵权行为的豁免制度，从理论上讲属于一种对于著作权的限制制度。

商标法领域的合理使用制度，其中之一表现为立法上对于某些行为不构成侵权行为的规定，如使用自己的姓名或厂商名称及其他必要的标记的行为。即当注册商标是由姓氏或厂商名称构成时，他人使用自己的姓名或厂商名称，构成正当使用，而非商标侵权。使用与注册商标相同的必要标记是指，指示商品种类、质量、数量、用途、价值以及产地等的标记，这类标记都是描述性的词汇，或称为叙述性的词汇，该种使用为正当使用，依法不构成商标侵权行为。

对此，TRIPS协议有明确规定，该协议第17条规定，在不损害商标权人及第三人合法利益的前提下，成员可以对商标权规定诸如对描述性词汇的正当使用这类有限的例外。《欧共体商标条例》第12条也规定，共同体商标权不能禁止第三人在商业活动中使用自己的姓名及地址。《法国知识产权法典》第713-6条规定，“商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同和近似的标记：a)作为公司名称、厂商名称或牌匾、只要该使用先于商标注册或者是第三人善意使用其姓氏；b)标记商品或服务尤其是附件或零部件的用途时所必须的参照说明，只要不导致产源误认。但这种使用损害注册人权利的，注册人可要求限制或禁止使用。”[8] 德国商标法第二十三条、台湾商标法第二十三条第一项也有类似的规定。我国《商标法》并未规定合理使用，而在《商标法实施条例》第49条规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原材料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”

做出上述规定，盖源于商标权是基于对标记的商业经营使用所产生的一种法律关系，国家通过行政授权赋予其在特定范围内以及在特定商品使用特定标记而产生一种对于标记进行支配的权利。但对于标记本身，任何人没有垄断使用的权利。尤其涉及到描述性词汇，如关于商品通用名称、图形、型号、或者直接表示商品质量、数量、功能、用途等特点词汇，商标权人无权禁止他人使用。他人对于与商标重合的标记的使用，是正当理由的，是合法的。这种正当使用有别于著作权领域的合理使用制度。标记本身较少独创性，或独创性不高，很难用创造性的智力成果权予以认定。另一方面，商标产生的专用权必须与商品或服务结合而体现其功能，即区别性，同时，通过使用而形成一种商业信誉，保证商品的品质、质量以及厂家声誉，因此，商标是在使用中产生的权利，也必须置其于使用中进行有关行为性质的判断。

商标权人选择识别性不强的标记注册商标，其使用中就要有所放弃、舍弃，这也是对于选择行为的一种应有的预见。对于通过使用而产生的 第二含义，仍不享有垄断权。在不造成混淆的情况下，他人仍有正当使用的权利。商标权仅能在产生第二含义的范围内独占使用，而不能阻止他人以第一含义使用。

正当使用，可以区分为商业使用和非商业使用。非商业使用，如正常的评论、研究中使用某一商标，滑稽模仿中合理使用，在字典中使用[9]。商业使用，一是商标意义上的使用，二是非商标意义上的使用。描述性使用一般发生在非商标意义上使用。使用目的在于对有关商品进行描述性使用的自由。

从上述关于合理使用的规定可以看出，这种描述性合理使用至少应当具备以下要件：

1、使用该名称仅为说明该当事人的商品或服务。因为该名称并非用于标示该当事人的商品或服务的来源，其目的仅仅为了说明商品或服务，一般不会损害商标权人的权利。

2、所使用的名称不是作为商品商标或者服务商标来使用的。这通常是指使用者在主观上并无作为商标来用的意图，在客观上并不足以造成消费者的误认。

3、是善意且正当、合理使用。主观上无恶意，并且属于对于有关描述性词汇等的正当、合理使用。

美国合理使用制度在立法以及司法实践中都很发达，并出现了新发展。美国1946年的《Lanham 法令》规定了法定合理使用原则（Classic Fair Use,有学者译为描述性合理使用，或叙述性合理使用）。该法令第1115条（b）(4)规定，允许第三人善意、合理、描述性地使用他人的名称、短语、或图案来描述自己的产品或服务。法定合理使用通常适用于一个商标拥有第一含义（primary meaning ）和第二含义（secondary meaning），而第三人以描述性而非商标意义上使用其第一含义之情形。 法定合理使用的立法目的在于“商标的注册人或持有人不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。”由于商标法允许叙述性（Descriptive）短语在获得“第二含义”的情况下成为商标，为商标权利人专用，这势必将限制他人使用原本属于公共领域的短语的权利，因此原则上讲，如果他人在“第一含义”上叙述性地使用他人商标，商标权人无权阻却。[page]

上世纪90年代以来，美国司法实践还创设了指示性合理使用（Nominative Fair Use），作为法定合理使用的补充。法定合理使用仅适用于被告使用原告的商标来描述被告的商品或服务，而指示性合理使用适用于被告使用原告的商标来描述原告自己的商品或服务，尽管最终仍是为了描述被告自己的产品或服务。该原则是法官在New Kids案件中首次创设的，法院认为，被告应证明其使用原告商标符合如下三个条件，指示性合理使用之抗辩就能够成立。即为：1、若不使用该商标将无法表示；2、在合理必要的限度内使用；3、被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或许可关系。这三个要件只取决于被告的行为，而不问消费者的主观认识程度。换言之，商标侵权是否存在完全取决于被告自身的行为，而该行为是否造成消费者的混淆则在所不问。法院在随后的有关案件中适用了指示性合理使用，而且在这些案件中法院都没有考虑混淆因素。[10]

商标侵权的理论基础是被告对原告商标的使用造成消费者对商品（或服务）的来源产生混淆。美国著名的商标法专家McCarthy 教授指出，根据《Lanham法令》，判定商标侵权的惟一标准是混淆可能，该理论关注的是消费者的反映而不是销售者的主观心理状态。在新近的The Beach Boy一案中，美国联邦第九巡回上诉法院也意识到其创设的指示性合理使用原则与商标法基石和《Lanham法令》存在不和谐，为此，法院指出“指示性合理使用的第三要件——不得暗示赞助或许可关系只是混淆可能的另一面，而且被告对于原告商标的使用实际上也给演出的组织者和部分消费者对谁是真正的演出者造成混淆，该因素也是被法院认为没有符合指示性合理使用第三要件的原因之一。并修订了指示性合理使用的第三要件，要求被告必须证明不存在混淆可能，以满足指示性合理使用抗辩之要求。将混淆可能的举证责任转移给了被告，加重了被告举证责任，从而导致这一基于维护被告利益角度创设的制度，与其初衷不相吻合，在实践中引起较大的争议。对于该案目前尚未形成定论。[11]

三、合理使用在驰名商标保护中的认定

（一）驰名商标的特殊保护

驰名商标在1883年《保护工业产权巴黎公约》首次提出。该公约所指的驰名商标，即在广大公众中享有较高声誉，有较高知名度的商标。《巴黎公约》1967年文本，《与贸易（包括假冒商品贸易）有关的知识产权协议》（TRIPS协议）和1999年9月的保护工业产权巴黎联盟及世界知识产权组织大会通过的《关于驰名商标保护规定的联合建议》（下称《联合建议》），成为目前涉及驰名商标保护的重要国际规定。

在国内，关于驰名商标的规定，现行商标法、《商标法实施条例》以及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，2003年4月17日国家工商管理局发布的《驰名商标认定和保护规定》均有相关保护的规定内容。对于驰名商标给予的保护，已经超出了一般注册商标专用权的范围，而呈现特殊化、扩大化的趋势。

驰名商标的定义，上述国际条约以及有关建议中以及我国的商标法律、法规以及司法解释中均未对驰名商标进行明确界定。仅在《驰名商标认定和保护规定》第二条中指出，驰名商标是指“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。

驰名商标的认定模式有两种，主动认定和被动认定。主动认定是指由有关机关依据一定的标准和规则主动确认某些商标为驰名商标。被动认定是指在发生争议后，由有权机关对争议商标是否驰名进行判定。我国现阶段，对于驰名商标的认定主体有商标局和商标评审委员会以及人民法院。对于被动认定，又通常属于被动发生的个案认定。与驰名商标被动认定和个案认定相对应的是驰名商标的被动保护和个案保护。即只有在驰名商标所有人的驰名商标受到侵害时，而且必须经其商标权人或其他利害关系人申请，相应的行政主管机关或法院才给予相应的保护。

驰名商标的特殊保护体现在如下方面：

1、扩大了驰名商标保护对象的范围以及效力范围。一是驰名商标的保护对象不限于注册商标，而是扩大到了未注册商标。二是驰名商标的保护突破了商标权的地域性限制，不再限于域内，而具有了域外效力。三是驰名商标的保护范围延伸到网络领域。

2、驰名商标的保护措施和方法优于普通商标，保护力度更强。

(1) 对驰名商标实行注册方面的特殊保护。在商标注册阶段，商标法第13条规定，对于“就相同或者相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，商标局不予注册并禁止使用。同时许多国家和地区通过在注册申请审查中认定驰名商标而给予“防御商标”和“联合商标”的注册，也就是在注册时就事先给了横向和纵向的扩大保护。

(2) 在保护方式上对已注册的驰名商标实行跨类别的绝对保护。对于未注册商标进行使用类别的保护。并专门制定了《驰名商标认定和保护规定》，规定了各级工商管理部门在行政执法中强化对驰名商标的保护。

(3) 赋予驰名商标权利人的对于恶意注册行为的撤销权不受时间限制。《商标法》第41 条规定：违反商标法有关规定的，或是以欺骗手段或者其它不正当手段恶意取得注册的，驰名商标权人可以不受五年时间的限制请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

(4) 禁止他人将驰名商标作为企业名称的一部分使用。《商标法实施条例》第53 条、《驰名商标认定和保护规定》第13 条规定了驰名商标所有人享有撤销企业名称登记权。“当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。

新《商标法》以及《商标法实施条例》和《驰名商标认定和保护规定》等规定，对于加快我国商标保护与国际保护接轨，起到了非常重要的促进意义，提升了我国对于商标保护的整体水平，尤其促进了对于驰名商标的保护力度。　

（二）合理使用在驰名商标侵权案件中的判断标准

在规定驰名商标特殊保护的同时，我们也应认识到对驰名商标的限制，否则将出现保护过度。同时，我们也注意到当前企业界对商标，尤其是驰名商标展开的战略部署，企业借助品牌力量进行企业商标的延伸、拓展，即将成功的商标拓展到新产品或新的服务类别，由此也产生了对于驰名商标保护范围的影响，为司法实践中判断合理使用是否成立，带来了新的问题。[page]

笔者认为，使用行为性质与混淆、误认的程度是两个基本考察方面。

首先，应区分驰名商标是否进行了注册。

未注册的驰名商标保护范围，只能以其被评为驰名商标时商标局或法院所确认使用的商品或服务为限。而对于注册的驰名商标，原则上以核定使用的商品或服务类别相同或近似为限，当他人使用行为造成混淆、误认时，则合理使用抗辩不能成立。对于企业存在延伸使用驰名商标的情况下，必须考察该驰名商标获得驰名认定时所确认的注册商品或服务类别。为延伸使用商标，新注册或新使用的类别，对合理使用考察时，应以是否足以造成误认或混淆为条件。

其次，使用商标行为的性质，即为商标法意义上的使用，还是非商标法意义上的使用。

对于非商标法意义上的使用，一般涉诉的均为商业性的使用，应当考察是否属于《商标法实施条例》第49条所规定的情况，并是否造成混淆、误认。对于商标法意义上的使用行为，合理使用一般不能成立。但应注意使用商标的目的、是否同时标记自己的商标，以及与被使用商标是否存在合理的理由。如为标注商品的某一配件的来源而使用配件的商标，并且未作夸大成份的使用，可以构成合理使用。另有提供修理服务或销售的企业，其服务的范围或销售的产品即为驰名商标对应的服务或产品，这时其标注的他人驰名商标，可以认为是一种指导性的使用，鉴于美国司法实践中的指导性合理使用判断，只要不导致混淆、误认的后果，或未在两者之间产生一种存在某种许可或赞助等关系时，可以成立合理使用。在具体判定中，还可以借助其他方面的考察，如商业惯例、行业规定，以及原告是否可能因被使用而导致利润下降、声誉受损等情节，以确认是否构成合理使用，从而平衡保护不同经营者的平等利益。

1 黄 汇，《从欧洲诸国商标立法看商标法的保护基础》。

[2] 同注1。

[3] 刘春田，“商标与商标权辨析”，在〈中国专利与商标〉，1998（1）。

[4]同注1

[5] （台湾）周天泰，何谓商标法中侵害商标权之使用——商标商品化之合法性，《月旦法学杂志》2004年11期。

[6] 李琛，“名教与商标保护”，《电子知识产权杂志》2005年第五期，第63页。

[7] 刘春田主编《知识产权法》，中国人民大学出版社，2002年10月第二版，第126页。

[8]黄晖译，郑成思审校《法国知识产权法典》，商务印书馆出版，1999年。

[9] 傅钢，“试论商标的合理使用及其判断标准”，载于“中国私法网”。

[10] 邱进前，“美国合理使用原则的最新发展”，《电子知识产权》，2005年第5期。

[11] 同前注。